涉及数值范围新颖性的判断(专利知识讲座100)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

100、涉及数值范围新颖性的判断

如果发明或实用新型的权利要求存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征，如尺寸、温度、压力以及组合物的组分含量，而其他技术特征与对比文件相同。其新颖性的判断亦应遵从下位概念破坏上位概念新颖性的逻辑关系，只不过该逻辑表现在数值上有其自身的特征：

1、现有数值落入专利数值范围时破坏新颖性。现有数值落入专利数值范围有两种情况，一是现有数值以一个或数个公开的数值点的形式落入专利数值。二是现有数值以一个数值范围整体形式落入专利数值范围，但以数值范围整体形式必然包括两个具体的端点数值的公开。如图1所示，图1中第一种情况是专利数值范围是100度—400度，但现有技术的数值是一个“点”，即公开了具体的数值210度这一数值点。如果我们将专利数值范围比喻为上位概念“金属”，则该210度数值点就可以比喻为某种具体的钢材，如“碳钢”（仅限于逻辑关系）。已经检索出现有技术“碳钢”，自然要破坏上位“金属”的新颖性。图1中的第二种情况是，专利数值范围是100度—400度，而现有数值是一个范围，即180度—260度，其实180度和260度已经是两个公开的具体的数值点了，而这两个端值之间的数值范围应当可以理解为一个概括的整体（整体之中具有特定效果的数值点并未公开，如果有的话）。如果我们将专利数值范围比喻为“金属”，那么这个下位的数值范围可以比喻为“钢材”。新颖性解决的是与现有技术是否相同的问题，上述的“点”和“线”均在专利数值范围内，属于重叠的部分，重叠的部分就是相同的部分。既然有部分是相同的，专利数值应当不具有新颖性。那么，此时专利数值是否可修改呢，即将保护范围限定在和现有技术数值不同的范围呢？是否可以修改，取决于说明书所公开的内容，假定说明书中还公开有100度—170度和270度—400度的实施例，则可能将专利数值的范围重新限定在上述两个小的范围内，这与将“金属”这一概念限定在下位概念的逻辑相同。

２、现有数值与专利数值范围部分重叠或有一个共同端点时破坏新颖性。如图2所示：专利数值范围是1小时至10小时，而现有技术的数值范围是4小时至12小时，显然，现有技术数值中的4小时本身就是一个具体的数值点的公开，仅有这一个数值点的公开，就足以破坏专利数值的新颖性。而现有数值还有一个概括性的范围4到12小时，而4小时到10小时这一期间是和专利数值范围重叠的。因此，这些下位的具体的数值或数值范围将破坏专利数值的新颖性。

3、现有数值包括专利离散数值两个端值时，两个端值新颖性被破坏。如图3所示：假定专利数值是4个离散数值40度、60度、75度和100度。而现有数值是一个范围，40度至100度。现有数值两个端点40度和100

度是具体数值的公开，和专利数值中的离散数值40度和100度是重叠的。因此，专利数值中的40度和100度两个端值的新颖性被破坏。而专利数值中的60度和75度基于是

具体的数值，相对于现有数值范围40

度—100度是下位和具体的，40

度—100度只能作为一个整体来考虑，由于现有数值中不存在具体的

60度和

75

度两个点值，因此，这两个数值应当具有新颖性。但是，前提条件是这两个数值应当

认为是为了达到和现有技术不同的特殊目的或特殊效果而选择出来的，假如这两个值并非为了达到与现有技术不同的特殊目的或效果而选择出来，而是随意提取的两个数值，则尽管具有形式上的下位和具体的特征，仍不能认为具有新

颖性。原因是随意的选取仍落入现有技术的数值范围，和使用其他现有数值在效果上没有区别，属于和现有技术相同。

4、专利数值在现有数值范围内时不丧失新颖性。专利数值在现有数值范围内包括两种情况，一是专利数值是一个或数个具体的点值，而现有数值是一个概括的范围，如图4中的第一种情况：现有数值范围是70—300，而专利数值是一个点值，即120，只要该点值是从现有数值范围中选择出来，且与现有技术的其他数值具不同的目的或效果，就具有新颖性。如果该点值是从现有数值范围中随意提取的，没有与其他数值区别的目的或效果，则该点值仅在形式上具有“下位”和“具体”的特征，但在实质上是相同的，仍不能认为具有新颖性。当然，通常情况下专利数值如果是具体的点值，往往有其特定的目的或效果，往往是具有新颖性的。第二种情况是：现有数值范围是70—300，而专利数值也是一个范围，是100—200，该逻辑要求仍是如果专利数值范围不是随意提取的，而是从现有数值范围中选择出，具有区别于现在范围的目的或效果，应当具有新颖性。否则，如果是随意划出的一个范围，则不具有新颖性。当然，在实践中，申请人总是要指出该专利数值范围具有不同于现有数值范围的特征，新颖性标准通常是能够通过的。

需要提及的是，判断新颖性和判断专利侵权亦有相同的逻辑要求，如判断新颖性要看申请专利的技术方案是否与现有技术不同，与现有技术不同就产生新颖性。而判断侵权就要看是否落入专利权利要求的范围，而落入权利要求的范围就是相同侵权或等同侵权。但是，如果被控侵权产品与专利保护范围有区别，且这种区别产生了“量变”，即产生了新颖性，这样的有新颖性的产品或方法显然不再构成侵权。因此，“不同”是否产生“量变”既是构成新颖性的标准，也是是否构成专利侵权的标准。该逻辑同样适用于数值范围的新颖性判断和专利侵权判断，即如果相对于现有数值产生了“量”的不同，即产生了新颖性。假设专利数值是70.5度，相对于现有数值50度—100度产生了不同的效果，则该70.5度具有新颖性。但如果该70.5度是随意提取的，和其他数值没有不同效果，则该70.5度不具有新颖性。假设专利权的保护范围数值在50度—100度，而侵权数值是70.5度，该70.5度是随意提取的，和使用50—100度内其他数值没有产生“量”的不同，则构成专利侵权。但是，如果被控侵权人是通过自己大量的试验，发现70.5度这一点具有特别的效果，且是专利说明书中未曾提到的。实施该70.5度不应当认为是侵权。如果认为是侵权，就意味着专利数值的保护范围包括70.5度这一具体的数值，意味着专利说明书公开了这一具体的数值，并且在权利要求中明确要求保护该数值，显然这是违背数值范围新颖性判断的规则。

数值范围涉及的发明往往是选择发明，而不同技术领域选择发明的特点也是不同的。有观点认为，对于温度、压力等固有连续性范围不存在选择发明。即如果在现在技术中已经以端点形式公开了温度、压力的范围，则认为在该范围内所有数值均已经被公开，在后申请不能在该范围内再作出选择发明（在已知温度范围内很难再出现“沙漠中发现绿洲”的情况）。因此，本文所述例子均是从逻辑关系上、从新颖性上来说明。笔者也认为，通常情况下，温度、压力等固有连续性范围不会再找出具有创造性的“点”。而在其他技术领域，如化学领域组合物的组份含量上，出现数值范围内的选择发明几率应当更大一些。

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专利的创造性是如何判断

关于专利，如果通过比较现有的解决方案，发现存在差别后，即具备新颖性的情况下，应进一步判断是否具有创造性，即判断与现有技术的差别是否是一般技术人员容易想到的，即是否是显而易见的。 “创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。 举例：过滤器，假如已经有筛网(比如滤布)过滤器，现在要申请滤料过滤器专利，过滤原理都是一样的(机械过滤)，能不能申请发明专利?或者只能申请实用新型?这涉及到如何判断专利的‘创造性’突出或不突出的问题。 可以申请发明专利，就必须具备如下特点： (一)突出的实质性特点，即：指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说是非显而易见的。如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点，就不能申请专利;非显而易见，具有突出的实质性特点可以申请专利。 (二)显著的进步：如果发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。有益是指：发明与现有技术相比具有更好的技术效果，如质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染

等; 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平;发明代表某种新技术发展趋势，,尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果等等。 专利的创造性是如何判断的?创造性的判断通常按照三个步骤进行： 第一，通过检索后，确定最接近的已有技术方案。 例如，与本技术方案技术领域相同、解决的技术问题和技术效果相同或最接近，或公开了本技术方案技术特征最多的技术方案。 第二，确定本技术方案与最接近的已有技术方案的区别点以及该区别点要解决的技术问题。 第三，判断该区别点是否是公知常识，或者该区别点及其所要解决的技术问题是否在披露本技术方案的对比文件或其他对比文件中已经公开。 如果本技术方案与最接近的已有技术方案的区别点是公知常识，或该区别点及其所要解决的技术问题已经在该技术方案所在的对比文件或其他对比文件中公开，则本技术方案不具备创造性。

专利申请创造性判断中存在技术启示的认定

专利申请创造性判断中存在技术启示的认定 创造性的判断是专利审查的重点和难点，目前的审查过程中通常采用三步法判断创造性，而在三步法中是否存在技术启示的认定则是创造性判断的重点和难点。文章通过一个具体案例浅析专利申请创造性判断中是否存在技术启示。 标签：创造性；三步法；技术启示 1 发明专利申请创造性的判断方法 专利法第二十二条第一款规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。同时第三款还规定了创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步[1]。一直以来创造性的判断都是发明专利审查中的重点和难点，目前的审查实践中，创造性审查中判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常按照以下三个步骤进行（简称三步法）。 第一步：确定最接近的现有技术。最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。 第二步：确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。 第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示[2]。 存在技术启示的情况：（1）区别特征为公知常识；（2）区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段；（3）区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决其技术问题所起的作用相同。 由以上三步法可以看出，是否存在技术启示是判断创造性的重点和难点。下面将通过一个具体案例探讨在创造性判断中是否存在技术启示的认定。 2 具体案例以及分析 2.1 案情介绍：申请号2009102105079（以下简称本申请） 本申请请求保护一种外装房门锁。其独立权利要求1为：一种外装房门锁，包括锁头及锁头装饰圈，其特征在于所述锁头上设有限位缺口，所述锁头装饰圈的装配孔上设有与锁头上限位缺口对应的限位突出部，锁头装饰圈的内侧设有固

说明书的主要内容及内部逻辑关系(专利知识讲座120)韩晓春

专利知识系列讲座 韩晓春 120、说明书的主要内容及内部逻辑关系 关于说明书的内容是在专利法实施细则中规定的，1985年和1993年生效的专利法实施细则规定了八项内容，2001年生效的专利法实施细则修改为五项内容。现行2010年生效的专利法实施细则，仍延用了五项内容的规定。八项内容也好，五项内容也好，其目的均是为了更好的方便申请人写好说明书，发挥好说明书的作用。而这几项内容也不是绝对的，现行细则第17条第2款规定，如果“其发明或者实用新型的性质用其他方式或者顺序撰写能节约说明书的篇幅并使他人能够准确理解其发明或者实用新型”，也可以不按这五项内容来撰写。当然，绝大多数发明创造的说明书，均应当按细则规定的五项内容来写，因为，这是积多年的实践经验总结出的方式。根据现行细则第17条的规定，这五项内容是：“（一）技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域；（二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；（三）发明内容：写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果；（四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明；（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图”。其中第一部分的内容为“技术领域”，即要求申请人首先在说明书中说明做出的发明是干什么的，是应用在什么领域和范围的。根据审查指南的规定，技术领域“应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身”。如果有可能，申请人应当写明属于国际专利分类表中可能分入的最低位置。审查指南举出了例子：“例如，一项关于挖掘机悬臂的发明，其改进之处是将背景技术中的长方形悬臂截面改为椭圆形截面。其所属技术领域可以写成“本发明涉及一种挖掘机，特别是涉及一种挖掘机悬臂”（具体的技术领域），而不宜写成“本发明涉及一种建筑机械”（上位的技术领域），也不宜写成“本发明涉及挖掘机悬臂的椭圆形截面”或者“本发明涉及一种截面为椭圆形的挖掘机悬臂”（发明本身）”。由此看来，正确写明技术领域可以使审查员和公众快速和准确的“进入”该领域，并理解该发明。第二部分的内容是“背景技术”，何为背景技术？为何背景技术要放到前面？根据审查指南的规定，背景技术主要是指在申请日以前，已经有的、与发明创造最为接近的现有技术。如前面的例子，其发明之处在于将长方形悬臂截面改为椭圆形截面，那么，挖掘机悬臂长方形悬臂截面就是背景技术。显然，正确的写明背景技术可以帮助审查员理解其发明创造，也有助于检索和审查，可以更为准确的判断

发明专利的创造性判断案例研究

硕士学位论文 发明专利的创造性判断案例研究 CASE STUDY ABOUT JUDGE OF NONOBVIOUSNESS REQUIREMENT 院系：凯原法学院 专业：法律硕士（知识产权方向） 姓名：赵佑斌 指导教师：寿步教授 完成日期：2009年12月1日

发明专利的创造性判断案例研究 摘要 在专利法中发明专利的创造性是申请人获得专利权的最大障碍和最后一道门槛，也是最能够体现专利价值且最有争议的部分。许多国家对专利审查都有自己详细的标准，中国也是如此，但是在专利审查实践中，发明专利创造性的判断标准十分模糊和不确定。本文从具体的案例入手，分析目前创造性存在的问题，并从实际出发提出探讨解决方法。 本文分为三大部分，第一部分介绍国内外关于发明专利创造性判断的各种情况，从发明专利创造性的概念入手，阐述了发明专利的创造性判断构成要件，包括本领域技术人员、现有技术、发明专利创造性判断步骤等，为下文的案例分析建立理论框架。 第二部分是根据创造性判断的具体要件和步骤，结合现实中的案例，剖析专利审查中发明专利创造性判断的各个步骤中存在的问题和原因，文章着重从发明专利创造性判断的各个层面出发分别介绍，包括现有技术的内容和范围、本领域技术人员、突出的实质性特点、显著的进步，分析了实践中在上述各方面判断中存在的问题，如现有技术中对比文献过于复杂宽泛，难以找到精确的对比文献，公开程度不确定，本领域技术人员的水平难以客观化，突出的实质性特点运用启示标准问题较大，不够全面。 第三部分，针对具体的问题提出解决措施，在指出目前的判断方法不足的前提下，提出改进措施，使发明专利创造性判断标准更为客观，包括明确现有技术的范围和内容以及技术领域的划分，确定本领域普通技术水平的标准，最后提出一种以现有技术为起点的判断发明专利创造性的可预测性方法。 关键词：发明专利，专利创造性，现有技术，本领域技术人员

局部外观设计(专利知识讲座53)韩晓春

专利知识系列讲座 韩晓春 53、局部外观设计 我国目前并不保护产品的局部外观设计，但是，第四次修改专利法草案中，开放了局部外观设计的保护。因此，了解局部外观设计可以帮助我们更好的理解我国外观设计制度，和今后可能的保护范围。根据我国专利审查指南目前的规定，产品不可分割的局部，不能获得外观设计的保护。但在有些国家，如美国或者日本，已经开放了局部外观设计的保护。即产品不可分割的局部，也可以获得外观设计的保护。日本是在1998年引入局部外观设计制度的，局部外观设计的申请量一直呈上升趋势，2011年，在全部外观设计申请量中，局部外观设计已经占31.3％（注1）。下面两个图是日本一家专利代理机构在其网站上对局部外观设计保护的举例（注2） 该代理机构介绍说，在日本保护两种类型的局部外观设计，一种是如图A，中间的实线部分为要求保护的局部外观设计，即要求保护的部分在产品的里面。在日本，大部分局部外观设计申请属于此种类型。但亦有少量的属于B 的类型。即要求保护的部分亦是实线部分，但该部分是产品轮廓。这两种类型中的实线部分可以比喻或相当于权利要求中的特征部分，即作出贡献的部分，而虚线部分相当于权利要求的前序部分，即和现有设计共有的特征。出现对局部外观设计的保护原因在于某些产品的外观设计密度较大，作为产品整体已经很少再有设计余地（日本和美国对外观设计均进行实质审查），因此，为了鼓励创新设计，开放了局部外观设计制度。虽然我国目前不保护局部外观设计，但是，我国已经收到不少来自美国或日本的以局部外观设计为优先权基础的外观设计申请。该部分向我国提出的外观设计申请，当然并不是局部外观设计，而是产品的外观设计，但是以局部外观设计为优先权的基础。即以带有虚线和实线的外观设计作为向中国提出的外观设计的优先权基础。我国是否承认其优先权，该问题根据审查指南的规定，在初审中并不进行这样的判断。三种专利

1.创造性判断“三步法”的反思及“整体比较法”的提出

一、 创造性标准的设置 作为可专利性判断的两大标准，新颖性的概念是专利法中的基本概念与专利要件之一，其与创造性的关系密不可分，二者具体的适用也有助于我们理解创造性设置的初衷及“三步法”的由来。 1.新颖性 专利法基本宗旨之一是鼓励和保护创新1。因此，专利法有“喜新厌旧”“推陈出新”的特质。早期的专利制度中，只要专利申请体现出“新”的一面，就能授予其专利权，并美其名曰“新颖性”。用新颖性来评价专利申请，有其客观、高效的优点，有其天然的合理性，专利申请不能是已经存在的现有技术，只要客观上与现有技术拉开一定距离，就认为申请具有新颖性2。因此，新颖性一直是专利制度中基本概念与专利要件之一。 依此标准，是否具有新颖性也很好检验。通常,比对方式采用“一对一”的方式，即只能用现有技术中的一篇文献（或者现实中存在的一个技术方案）与专利申请相比，且很容易看出来两者是否相同，因此，新颖性判断的结论具有客观性，较少产生争议。新颖性判断应该从以下四个方面来考察：技术领域、技术问题、技术方案、技术效果。本文称之为新颖性“四要素”。举例来说，两个“同性”的双胞胎，出生时间有前后，两人从各方面来比都“一模一样”，我们就说在后出生的孩子，相比在先出生的孩子，没有新颖性。但是，如果是“龙凤胎”，就算两人长相、身高、体重一样，甚至性格或行为举止也一样，但由于性别不同，就不能不具有新颖性的认定。 2.创造性 新颖性要件在相当长一段时间内，一直是主要的专利要件创造性标准是在新颖性标准基础上发展出来的，早期的专利要件没有创造性的要求。后来，随着现有技术的文献不断增加，发现即便是专利申请符合新颖性要件，但如果其“新的程度”不高，与现有技 创造性判断“三步法”的反思及 “整体比较法”的提出 □?马云鹏 摘?要：作为《专利审查指南》明文规定的审查基准，“三步法”已成为专利审查及司法实践中评价创造性的重要标准，在理论和实务上似乎也成为大家公认的“法宝”，如果不能通过“三步法”的检测，一项发明基本上就丧失了其可专利性。不过，从创造性标准设置的初衷来看，“三步法”也有着其不可克服的弊端及缺陷，本文试图从源头说起，对上述问题进行客观的分析，同时对创造性判断中另一方法“整体比较法”进行简要的梳理。 关键词：三步法最接近的现有技术整体比较法 1 专利法基本宗旨有两个方面，鼓励和保护创新是其中一个方面，另一方面是保障公众有自由利用已有社会科技成 果的自由。可以说，专利法基本宗旨是这两方面的和谐相处。 2 《中华人民共和国专利法》第二条第二款规定：“发明，实质对产品的形状、方法或者其改进所提出的新的技术方 案。”其中，“新的技术方案”也表明，发明必须要与现有技术拉开一段距离，其不能属于现有技术。

港、澳、台同胞提出专利申请的程序要求(专利知识讲座19)韩晓春

专利知识系列讲座 韩晓春 19、港、澳、台同胞提出专利申请的程序要求 港、澳、台同胞同是中国人，在主体资格上与内地自然人、法人一样，均享有向国家知识产权局提出专利申请的同等权利。但毕竟由于历史原因，内地与港、澳、台由于处于不同的“法域”，还存在“境内”与“境外”的区别。所以，在专利申请程序上亦有不同，或者说在程序上有特殊的要求。基于港、澳、台属于独立的关税地区，根据TRIPS协议的规定，香港同胞向大陆提出专利申请，可以享受在香港提出的短期专利和外观设计的优先权（注1）。同样，根据TRIPS协议的规定，台湾同胞向大陆申请专利也可以优受台湾申请的优先权，只是两岸就该具体问题在操作上达成协议晚一些（注2）。基于港、澳、台与内地仍存在“境内”与“境外”的区别，而各国专利局接收和发送信件，通常只限于境内。故港、澳、台申请人不能自己直接从港、澳、台地区寄交专利申请或相关材料，国家知识产权局也不直接向港、澳、台地区发送相关通知。为了解决各国专利局与外国申请人之间信件的收、寄问题，巴黎公约第2条规定各缔约国可以自行规定“指定送达地址或委派代理人”的程序。港、澳、台与大陆不适用巴黎公约的规定，但仍然存在境内与境外的区别。为解决该问题，审查指南明确规定港、澳、台申请人如果委托代理人，必须委托在国家知识产权局注册的专利代理机构，不能委托其他代理人。但有的国家对境外申请人的规定与我国并不一样，如日本专利法第8条规定境外申请人（包括外国人和在境外的日本人）可以委托境内“专利管理人”来接收和发送信件，而专利管理人可以不是专利代理人，但必须在日本有“住所或寄居地”，但不得以收取报酬为目的从事专利代理业务（注3）。我国不允许境外申请人、包括港、澳、台申请人委托非专利代理机构和非专利代理人。主要是考虑到通常情况下境外申请人不熟悉专利申请制度，通常需要委托专职的代理人，即在国家知识产权局注册的专利代理机构。为了保证境外申请人专利代理的质量，我国没有开放其他在大陆有住所的人作为接收信件的代理人的制度。 在委托专利代理机构的问题上，我国经历了两个阶段，一是在1985年专利制度刚建立到第三次修改专利法，为了保证外国及港、澳、台专利代理的质量，规定外国人和港、澳、台法人申请专利必须委托指定的涉外专利代理机构。即在这一时期我国存在两种代理机构，一种是有涉外代理权的代理机构，一种是没有涉外代理权的代理机构，这样作是基于特定历史时期的需要。第三次修改专利法取消了这种“区别待遇”，所有专利代理机构均处在同一起跑线上竞争，这是正确的。因为现在专利代理机构的人员素质较专利制度初期发生了巨大变化，应当给外国申请人和港、澳、台申请人以更多的选择。除了在专利代理机构上不再有区别以外，港、澳、台同胞申请专利在程序上仍有下述特

产品发明的特点和种类(专利知识讲座42)韩晓春

专利知识系列讲座 韩晓春 42、产品发明的特点和种类 在我国三种专利中，发明专利的保护范围应当是最宽的，发明专利分为两大类：一类是关于“物”的发明，或者说是产品发明。一类是关于“行为”的发明，或者说是方法发明。 1、产品发明的特点 （1）是涵盖有“标的物”的发明 发明分为产品发明和方法发明，那么，产品发明相对于方法发明，有何特点呢？产品发明和方法发明的客体是相同的吗？首先要肯定的是，产品发明和方法发明的客体均是相同的，均是“技术方案”。“客体”在法律上可以解读或等同于“标的”，如果我们将发明的客体以“标的”来表示，就可以引入“标的物”这一概念，在引入“标的物”这一概念的情况下，我们就可以说产品发明是涵盖“标的物”的发明，而方法发明是不涵盖“标的物”的发明。即作为产品发明客体的技术方案是涵盖有标的物的，标的物就是产品，而作为方法发明客体的技术方案是不涵盖有标的物的。为什么有的“标的”有“标的物”？有的“标的”没有“标的物”？可以拿刑法上的例子来比喻。小偷盗窃他人钱包，其侵犯的客体是财产所有权，或者说犯罪的“标的”是侵犯公私财产所有权，但犯罪的“标的物”则是钱包。而被监管的罪犯从监狱中逃跑了，也是犯罪，叫“逃脱罪”，侵犯的客体是监管秩序，但这种犯罪是否有“标的物”呢？显然没有，因为“逃脱罪”的构成要件中就没有“标的物”。以此类推，产品发明和方法发明之间也存在这样的逻辑关系。当然，产品发明“涵盖”标的物的“涵盖”，是指产品发明的客体直接指向的对象为“产品”，而方法发明的客体直接指向的对象为“行为”，而不是该行为所生产的产品。就象产品发明保护的是产品而方法发明保护是方法，但可以“延及”产品一样。方法发明可以分为生产产品的方法（制造方法）和不生产产品的方法（操作方法），其中的制造方法所生产的产品是“延及”的产品，并不是方法发明的“标的物”。因此，可以说产品发明区别于方法发明一个很重要的特征，就是产品发明是涵盖有标的物的发明。 （2）必须是“生产”出来的产品 对“产品”这一概念，应当作最广义的理解，它不仅包括有确定形状的产品，也包括无确定形状的产品。如桌子、椅子是有确定形状的产品，而汽油、水泥就是无确定形状的产品。既包括初级产品，也包括终端产品。钢材、塑料就是初级产品，而自行车、塑料鞋就是终端产品。因此，产品发明的种类可以从不同的角度进行分类，但无论怎样分类，均有一个共同的特点，即都是生产出来的产品，而不是自然界客观存在的物质。如果发现了自然界中某一种现存

创造性判断三步法

创造性判断三步法 【发表人】广东长昊律师事务所邱戈龙、庄俊雄 【案件来源】无讼案例网 【关键词】创造性、技术方案、现有技术 【摘要】判断一件发明专利申请是否具有创造性，首先应该先确定与其最接近的现有技术，其次，判断发明专利申请与确定的最接近的现有技术之间的区别特征，再次，通过该区别特征解决的技术问题，看能否找到现有技术中能够对所属领域的普通技术人员具有技术启示作用的技术方案。 【基本案情】上诉人中华人民共和国专利局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）因确认“惰钳式门”发明专利权纠纷一案，不服北京市中级人民法院的行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。 被告专利复审委员会不服该判决，提起上诉。主要理由是：判决书认定事实有误。如将无效决定理由中所述“对比文献１披露了权利要求１中除Ｈ型衬套之外的全部技术特征”写成“对比文献１几乎覆盖了MY厂发明的独立权利要求的前序部分”，而无效决定从未使用“几乎覆盖”的含糊措辞；如认定对比文献２中使用Ｈ截面滑动套的“目的是与锁定装置相配合，解决中间车轮的接地承载问题”；又如判决书在未作具体分析的情况下，罗列了该发明与对比文献２在解决方案上“格栅斜杆与立柱直杆的排列方式”等几点不同之处，均与事实不符。故请求二审法院对原审法院判决书中判断创造性上的适用法律不当和认定事实有误之处及其结论予以改判。 【法院判决】驳回上诉，维持原判。 【个人评析】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，判断一件发明专利申请是否具有创造性，首先应该先确定与其最接近的现有技术，其次，判断发明专利申请与确定的最接近的现有技术之间的区别特征，再次，通过该区别特征解决的技术问题，看能否找到现有技术中能够对所属领域的普通技术人员具有技术启示作用的技术方案。 在本案中，“惰钳式门”发明专利独立权利要求包括前序和特征两个部分，将该发明的技术解决方案与现有技术相比，对比文献１披露了该发明专利独立权利要求前序部分的全部技术特征，而对比文献２并未进一步披露该发明专利独立权利要求中特征部分的区别技术特征。 因此，涉案专利申请具有创造性。

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一、民法调整对象 概念：中华人民共和国调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系（私法关系） 财产关系 1、物权法律关系（财产归属关系、维持财产静得安全）（知识产权可以理解为准物 权） 2、债权法律关系（财产流转关系，维持财产动的安全） 二、民法的基本原则 1、平等原则 2、自愿原则 3、公平原则 4、等价有偿原则 5、诚实信用原则 6、公序良俗原则 7、权利溢用禁止原则 近代民法三大原则：契约自由、所有权绝对、过错责任 三、民事法律关系 概念：民事法律关系式指由民法所调整的社会关系（财产关系和人身关系） 特征：1、主体为平等的关系（私法关系） 2.以民事权利义务为内容的关系（非道德关系） 3、民法调整、国家强制力为后盾关系（强制性） 4、本质上是人与人关系 5、包括静态（物权）和动态（债权）关系 四、民事法律关系 主要素：1.自然人2、法人3、其他组织（合伙企业。私人企业、非法人团体等）客观：权利义务只想对象：物权法意义上的财产、知识产权、行为和人身自由 内容：权利义务 五、民法上的监护 概念：监护人是为无行为能力或限制行为能力人设立保护人的制度 1、被监护人 （1）未成年人（2）精神病人 2、监护人：配偶、父母、成年子女、祖父母、兄姐、单位或居委会指定的亲朋 3、监护人的职责： （1）保护被监护人的财产和人身 （2）代理被监护人实施民事法律行为 （3）教育。监督和营救被监护人 六、民事权利能力 概念：作为民事主体所具有的静的能力，（人格。法人格）享有民事权利与永恒民事义务（责任）被资格 权利能力和权利区别 1、民事权利能力是一种可能性和资格，并非现实权利，（可能和显示性） 2、民事权利能力的内容和范围由法律加以规定，与民事主体的个人意志没有直接关系

包括方法特征的产品权利要求的创造性判断

包括方法特征的产品权利要求的创造性判断案例 2001年8月6日，国家知识产权局专利复审委员会作出第3531号无效宣告请求审查决定，涉及申请日为1993年11月17日，1999年3月3日授权公告，名称为“一种粒状防水隔热建筑材料”的第93114647．X号发明专利。 针对该专利权，请求人于2000年2月28日向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，认为该专利不具备新颖性、创造性，请求宣告该专利无效，并提交了2份对比文件作为该专利不具备创造性的证据。复审委经过审理后认为该专利权利要求13与现有技术相比不具备创造性，不符合专利法第22条第3款，遂作出第3531号无效决定，宣告第93114647．X号发明专利权无效。该决定经人民法院一审、二审判决维持。 该专利提出现有技术中建筑用防水隔热材料多为粒径≤180目的粉状材料，有着与其他材料搅拌时不易均匀等缺点。因而要研制一种防水隔热效果更好的粒状防水隔热建筑材料。该专利授权公告的权利要求为： “1．一种粒状防水隔热建筑材料，其特征在于上述粒状材料以不溶于水的自然状态下的沙粒为基材，以优质的避水材料蜡类物质为憎水剂，按比将上述基材和憎水剂共同放入搅拌器中加热到100℃－130℃，不断搅拌使粒状材料的外壳包围一层蜡壳，倒出冷却后制成散粒状的防水隔热建筑材料，其组分为：自然状态下的沙粒94％－98％蜡类物质2％－6％。” 请求人提交的对比文件1（第90107668．6号中国发明专利说明书）涉及一种防水粉及其制造方法，以提供一种生产简单、性能稳定、使用方便的建筑防水材料。该对比文件公开了这样的技术方案：由细砂（亲水性物质，50目）和石蜡（憎水性物质）按比例组成防水粉。在该对比文件中还有这样的教导：对于一个松散的互不粘连的粉粒基团，不管外力如何作用，其粉粒之间始终不存在拉应力，这种粉粒基团是拉不裂的。从构造上看，这种粉粒基团由固体粉粒和粉粒之间的孔隙所组成。只要做到粉粒表面憎水，就能切断毛细管的水渗透作用，达到防漏水的目的。本发明正是基于这种原理，对物质粉粒进行憎水处理。使粉粒表面由亲水性变为憎水性，并由这些憎水性粉粒聚集成防水层，解决防水防漏问题。

建立世界知识产权组织公约(专利知识讲座220)韩晓春

专利知识系列讲座 韩晓春 220、建立世界知识产权组织公约 《建立世界知识产权组织公约》（Convention Establishing the World Intellectual Property of Organization）于1967年签订，于1970年生效。同时成立了世界知识产权组织（WIPO）。并于1974年成为了联合国的一个专门主管知识产权的机构，总部设在日内瓦，我国于1980年6月3日加入该组织。 1、WIPO成立的背景和目的。1883年巴黎公约签订后，1886年签订了保护版权的伯尔尼公约，两个国际组织各有自己的秘书机构（国际局）。由于工作性质相同，保护的都是无形财产，1893年两个国际局合并为联合国际局，称为《保护工业和文学艺术产权联合国际局》。后来认为工业产权和版权可以统称为知识产权，20世纪50年代时，又改称《保护知识产权组织联合国际局》简称“BIRPI”（注1）。随着世界经济的发展，知识产权在经济活动中的作用越来越重要，越来越多的新的知识产权方面的国际协议需要签订和管理，《保护知识产权组织联合国际局》已经不能胜任这些工作，迫切需要建立一个世界范围内统管所有知识产权条约和事务的国际组织，且该国际组织应当属于联合国的一个专门机构。这样，世界知识产权组织（WIPO）就应运而生了，但世界知识产权组织的组织机构不是白手起家组建的，而是在《保护知识产权组织联合国际局》（BIRPI）基础上建立的。因此，可以说《保护知识产权组织联合国际局》（BIRPI）是世界知识产权组织（WIPO）的前身。 2、WIPO的作用。世界知识产权组织（WIPO）建立后，已经主持订立了20多个国际条约，WIPO国际局是其工作办事机构。其中最成功的就是专利合作条约了（PCT），国际局还具体负责PCT申请的受理，国际公布等具体事务。除了专利合作条约以外，在WIPO主持下制订涉及专利的国际条约还有：国际外观设计分类洛迦诺协定（1968年）、国际专利分类斯特拉斯堡协定（1971年）、微生物保藏布达佩斯条约（1977年）、专利法条约（2000年）。 3、保护范围。该公约保护的范围主要是其主持的国际条约涉及的保护范围。概括起来，包括：（1）文学、艺术和科学作品的权利；（2）表演艺术家的演出、录音和广播的权利；（3）人们努力在一切领域的发明的权利；（4）科学发现的权利；（5）工业品式样的权利；（6）商标、服务商标、厂商名称和标记的权利；（7）制止不正当竞争的权利；（8）以及在工业、科学、文学或艺术领域里一切其他来自知识活动的权利（注2）。需要说一句的是，巴黎公约和与贸易有关的知识产权协议均没有明确科学发现也属于知识产权的范围，而我国民法通则也同样规定了对发现权的保护。由此可见，《建立世界知识产权组织公约》对知识产权的保护范围确实是最广的。且上述引自公约的第（8）项，其实是一个兜底条约。包括未列举到的，将来可能出现的新的知识产

创造性技术启示判断中技术方案的整体考量(二)

创造性技术启示判断中技术方案的整体考量——专利法热点问题专家谈(二) 发布时间：2013-12-17?大中小 创造性是一项发明创造能够授予专利权的实质性条件之一，是专利申请实质审查、专利无效程序、专利行政案件中涉及比例最高的法律问题，因此其审查标准也成为专利申请人或专利权人、人民法院乃至社会公众最为关注的问题。? 判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显着的进步，《专利审查指南》给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法，即“三步法”。“三步法”是在实践中摸索出来的最为标准化，逻辑最为简单和清晰，最能尽可能地将创造性判断这种主观问题客观化的一种方法。“三步法”的3个步骤环环相扣，有机联系。其中第1、2步是基础，是为第3步进行技术启示的判断所作的条件准备。第3步则是主观分析判断，也是创造性判断的核心和难点。? 根据“三步法”的第2步规定，在确定区别特征和发明实际所要解决的技术问题时，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。可见，发明实际解决的技术问题是以技术特征的对比为基础的。在审查实践中，将权利要求与最接近的现有技术进行对比时，容易出现的问题是将权利要求与最接近的现有技术中的“对应技术特征”（即与权利要求相对应的技术特征）进行比对，而忽视了最接近的现有技术中未参与比对的其他“非对应技术特征”（即权利要求中不涉及的技术特征）。? 现有技术的技术方案是由多个技术特征有机组成。上述考量技术特征的方式容易导致创造性判断中将技术特征从现有技术中孤立出来，割裂了技术方案的整体性，容易犯事后诸葛亮和生搬硬套简单拼凑的错误，导致创造性判断陷入僵化、教条甚至片

创造性是高度上位和抽象性的标准(专利知识讲座103)韩晓春

专利知识系列讲座 韩晓春 103、创造性是高度上位和抽象性的标准 专利法第22条对创造性的定义是“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。与有些国家对创造性的定义不同的是，我国是采取正面定义的形式，而有些国家如美国是从反面来定义，即“非显而易见性”。从正面定义有其好处，就是可以将发明专利与实用新型专利创造性标准区别开来。但也有缺点，就是不如“非显而易见”来的简捷。对创造性概念的理解，应当把握如下几点： 一、创造性和新颖性关系。对创造性概念的把握不能死抠字面定义，因为创造性概念是一个开放性的、非常上位或者说极其抽象的概念，其外延亦是不可穷尽的。所以，应当从立法本意上了解创造性的概念，即从新颖性和创造性之间的关系上来了解。人们均知道专利制度的宗旨就是鼓励发明创造，符合专利法意义上的发明创造首先要能有用，这就是实用性。二是要与现有的技术不一样，如果发明的东西与现有技术没有不同，也授予专利权，那专利制度存在的意义就没有了。所以，第二点是发明一定要是新的、与现有技术不一样，而且这种不一样要有一定的“量”变的要求。如前所述，惯用手段的直接置换不能产生新颖性，直接导出的技术特征也不产生新颖性。必须产生了真正区别于现有技术的不同，才能具有新颖性所要求的“量”变。但是，如果有了与现有技术不同的“量”变，是否就可以授予专利权了呢？显然也还不可以。否则授予专利权的技术就太“烂”了，比如真空保温杯是现有技术，但是，假如还没有人生产带背带的真空保温杯，那么，带有背带的真空保温杯应当说是有新颖性的。如果这样低水平的“发明”也可以授予专利权，专利制度存在的价值还是成问题。于是，另外一个标准就出现了，即创造性。创造性与新颖性有共性的部分，其共性的部分均是要与现有技术不同。但创造性的要求更为高一些，不仅要求与现有技术不同，还要有相当距离的不同，或者说要有一定的“发明高度”，不是通过普通的推理和试验就能作到的，只有这样的发明创造才可以授予专利权。这就涉及到创造性的“个性”，即创造性要求与现有技术的不同不仅要有“量”变，而且还要产生“质”变。达到了非显而易见性，与现有技术产生了“质”变的不同，才产生了创造性。由此可以概括新颖性和创造性的关系是哲学上的量变到质变的关系，只有达到了“质”变的程度，才产生创造性，这一点是创造性的本质要求。 二、创造性要求的“质”变标准是一个动态的开放性的标准。专利法第22条规定发明专利的创造性要有“突出的实质性特点和显著的进步”，而审查指南为了便于大家的操作，将该定义等同于“非显而易见性”（限于发明专利）（注）。即我们在判断发明专利创造性标准时，可以将其理解为“非显而易见

中药方法专利创造性判断

?（二）中药方法专利申请的创造性判断 ?对于已知产品（复方或单方）的制备方法，在生产过程中如果采用了不同于现有技术的提取、分离工艺、炮制工艺或其他制剂工艺，与现有技术相比有实质性区别或产生了意外的突出效果，这种方法具备创造性。 ?对于提取、分离、炮制或其他制剂工艺来说，可以是某一过程方法的改进，也可以是多步骤的改进，而且，对于该方法的每一具体步骤来说，可能均属于常规方法，只要该专利申请的有益效果是由于工艺方法产生的，这种方法从整体上组合起来即具备创造性。 ?对于所产生的有益效果来说，分两种情况：一种情况是由于方法的改进给产品性能带来了改善，如增加了新用途，或者使得原来的疗效有所提高，或降低了副作用，或延长了储存期、提高了纯度、改善了口感等。另一种情况是给生产过程带来了改善，例如成本的降低、生产危险程度的降低、生产能耗的降低、原料资源的保护和利用、环境污染的降低、工艺的简化、质量控制的再现性提高等。 ?创造性答复 –陈述意见： ?①将两种或者两种以上已用于治疗相同疾病的活性组分组合，制成具有协同作用的药物组合物；中药复方组分公开但配比未公开，在 此基础上选择非一般性配比的； ?②中药复方药味减少但保持原有全部技术效果； ?③以选择特定的辅料或者剂型使活性成分的药效显著增加、生物利用度明显提高、毒性大大降低、稳定性长足改善等为基础制成的药 物组合物； ?④通过改变已知的药物制备方法使所制备的产品发生显著的非常有利的变化； ?⑤研发出已知物质的制药用途(如硝酸甘油从炸药到缓解心绞痛的药物)或开发出已知药物的新的制药用途(如乙酰水杨酸从解热镇痛 到抑制血小板凝聚)； ?⑥具有创造性药物组合物的制备方法(制备方法中包含其所制备的药物组合物的技术特征，当该药物组合物具有创造性时，制备该药 物组合物的方法也具有创造性)。 ?权利要求得到说明书支持 –例如发明的说明书： –主要以中药原料经提取等步骤制备中药组合物。 –权利要求应当撰写为“由下列重量配比的中药原料制备而成”的形式 –不要撰写成“由下列重量配比的中药原料组成” ?申请文件修改超范围 –减少技术特征 –增加技术特征 –改变技术特征(中药名称)

2014.03.20专利创造性的技术启示的判断-区别技术特征所起的作用认定-终稿--3.21投出

专利申请创造性审查过程中技术启示的判断 --区别特征“所起的作用”认定 兰霞张文祎 摘要：在判断创造性的过程中，审查指南在“三步法”中规定了技术启示的判断时，需要考虑区别技术特征在现有技术中所起的作用和在本专利申请中所起的作用，才能做出是否有显而易见性的判断。本文根据几个案例的分析，对“所起的作用”的判断进行了详细的阐述，希望在判断创造性时能更加准确。 关键词：创造性、技术启示、明示作用、客观作用 一、前言 审查指南第2部分第4章规定了创造性的审查，其中是否显而易见的判断是难点。要判断是否显而易见，不得不提大家熟知的“三步法”判断标准：(1)确定最接近的现有技术；(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在第(3)步骤中，“技术启示”的认定又是一个难点。本文仅以几个复审、无效的实际案例为例，对“技术启示”中技术特征“所起到的作用”的判断做一些简单的分析，以期对阅读者有所裨益。 二、问题的提出 关于“技术启示”的判断，审查指南规定：在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：(ⅰ)所述区别特征为公知常识，例如本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。(ⅱ)所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。(ⅲ)所述区别特征为另一份对比文件中披露的技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。 相对而言，第(ⅰ)种情况的判断容易一些，第(ⅱ)和第(ⅲ)种情况比较复杂，复杂的原因在于对“所起的作用”的不同理解。

外观设计和立体商标的关系(专利知识讲座55)韩晓春

专利知识系列讲座 韩晓春 55、外观设计和立体商标的关系 外观设计与商标的关系没有与版权的关系来的密切，但在现实生活中、在逻辑上两者关系仍然存在，主要表现为和立体商标的关系，因为外观设计大多为立体的产品。 1、具有功能效果的产品外观不能作为立体商标，但可以作为外观设计保护。 商标有一个特点，就是非功能性。而商标的非功能性问题在立体商标上反映的比较突出，如将电风扇的页片注册成商标就不允许。因为你要注册了商标，别人生产电风扇的页片就侵犯了你的商标权。而专利和版权保护期限总是有限的，尤其是专利，最长是20年，垄断最长也不会超过20年。商标虽然10年一续展，说起来也有期限。但如果总是续展，可以无限期的保护。如果允许注册风扇型商标，该商标垄断风扇的功能就不是10年或20年的问题，可能是永远。所以，非功能性是商标的一个特征。即在注册商标时，商标局要审查该商标是否具有功能上的效果。如果有，就要驳回该具有功能性效果的商标。但外观设计并不排除功能性，一个流线性的小汽车，既可以从减少空气阻力即功能性的角度申请发明专利，也可以从美感的角度申请外观设计。但获得外观设计保护的流线性小汽车，其保护范围并不限于美感，客观上仍保护产品的功能性。即申请人主观上追求的或许是美感，但客观保护范围包括整个小汽车的形状，即包括功能性的要素。且外观设计申请人在主观上也可以既要求保护美感，也意在保护功能。之所以外观设计不排斥功能性，是因为外观设计保护的对象大多为工业产品，大多工业产品的形状具有功能性的要求。且外观设计的保护时间仅是从申请日起10年，不能延长，即使对功能性进行了垄断，时间也不长。故外观设计不排斥功能性。因此，基于商标排斥功能性，而外观设计不排斥功能性，故商标和外观设计发生重合或冲突的情况只能限于不具有功能效果的外观设计与商标之间。 2、不具有功能效果的产品外观设计在保护上可能与立体商标存在交叉 如可口可乐的瓶子，可口可乐公司于1960年在美国申请了立体商标。但众所周知，中间呈流线型凹部的瓶子显然也可以申请外观设计保护。还有我们中国酒鬼酒的瓶子，本身并没有功能性的效果，该瓶子已经申请了中国立体商标。当然，该瓶子也可以申请外观设计保护（注1）。由于立体商标保护的时间要远长于外观设计，如果商家能将其产品的外观设计申请商标注册，不失为一种经营上的战略性选择。但是，同一产品可否同时获得上述两种权利的保护

专利审查中使用“三步法”判断创造性的三个误解

专利审查中使用“三步法”判断创造性的三个误解 判断一项技术方案是否具备创造性，要求判断人员回到申请日之前，看待申请日之后的方案相对于现有技术是否显而易见。这就要求判断人员既需要知悉该技术方案，又需要在知悉该技术方案的前提下适时地回到“失忆”的状态，该操作过程看起来很不可思议，但在判断创造性时又不可避免。因此，在专利规则的演变过程中，始终伴随着专利创造性评判的客观化进程。 为了实现创造性评判的客观化，我国《专利审查指南》专门给予了指引，即“三步法”：确定最接近的现有技术；确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。 应当理解，“三步法”只是审查指南给予的一般性指引，总原则依然是“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见”。以上三个步骤并不是创造性判断的必然步骤，更不能机械理解三个步骤之间的关系。为此，笔者从专利代理人、发明人的角度看待创造性评判的标准，总结三个对“三步法”可能存在误解的地方。 误解一：公开技术特征最多，就是最接近的现有技术

虽然在寻找最接近的现有技术时，公开特征最多是一种更受青睐的寻找方式，但如果忽略了技术领域相同或相近的现有技术，则很容易犯“事后诸葛亮”的错误。《专利审查指南》【1】在说明如何“确定最接近的现有技术”时，指出“在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。虽然根据我国审查制度，发明的创造性在评判过程中并不要求限定技术领域，但是跨越技术领域或者选定特定的技术领域，必须存在相应的动机。 笔者近期收到一份审查意见，专利申请方案是驱动塔筒内的热源（电缆、电气设备）移动，使其始终贴靠向较冷的塔筒壁，将塔筒壁作为热源的热沉。审查意见中指出最接近的对比文件，是半导体基材在退火过程中将基材快速移动并朝向一冷却板移动，以使加热后的基材更快散热。审查意见认为，专利申请的权利要求与对比文件的区别，仅在于将该种散热方式应用到塔筒内的热源。 姑且不论这份审查意见对热源、散热原理的认定是否准确，单从逻辑上看也存在问题。如前所述，判断人员应回到申请日之前，考察本领域技术人员在看到基材退火这样的技术前提下，是否很容易就想到如何进行塔筒内部热源的散热？显然这并不容易，它需要“创造性天赋的火花”（flash of creative genius）【2】。更容易接受的逻辑应该是，首先提供一种塔筒内部热源散热困难的现有技术，然后在寻找如何散热的过程中，存在动机去跨领域寻找散热手段，例如找到上述基

外观设计专利的合案申请(专利知识讲座133)韩晓春

专利知识系列讲座 韩晓春 133、外观设计专利的合案申请 专利法第31条第2款规定了外观设计合案申请的条件：“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出”。根据该条款的规定，外观设计的合案申请其实分为两种情况，一种是前面谈到的第三次修改专利法新增的“相似”外观设计的合案申请，但此种情况不属于专利制度传统意义上的合案申请，本讲所述的合案申请，是指“相似”外观设计合案申请以外的、和“单一性”对应的、传统意义上的合案申请。2010年专利法实施细则第35条作了更为细化的规定：“专利法第三十一条第二款所称同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，是指各产品属于分类表中同一大类，习惯上同时出售或者同时使用，而且各产品的外观设计具有相同的设计构思”。 根据专利法和实施细则的规定，传统意义上的合案申请的条件是： 1、产品属于同一大类（国际外观设计分类表）。这是第三次修改专利法2010年审查指南作出的新的规定。原来外观设计的合案申请限于同一小类，但考虑到改为同一大类更为合理。如图两支藤椅和一支藤制茶几，设计风格相同，本应当可以合案申请，但基于椅子和茶几不属于同一小类，按修改前的规定不能合案申请，但按修改后的规定，则可以合案申请。 2、设计构思相同。（形状、色彩、图案三统一）；是指各产品的设计风格是统一的，即对各产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的设计是统一的。如图：

茶具属于外观设计分类的一小类，而此套茶具设计风格很活泼，其中的形状、图案显然是统一的。问题是色彩，蓝色杯子和黄色杯子色彩反差很大，单从色彩来判断其实并不统一。但基于该套茶具整体设计风格非常活泼，因此，色彩反差大反而增加了活泼感，并不影响其整体的统一，应当可以合案申请。 3、每件均可以独立使用（区别于组件产品）外观设计的合案申请既然必须是套件，则套件是每件均可以独立使用的产品。每一件产品具有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用的价值，例如由咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶和糖罐组成的咖啡器具。其中的每一件均可以独立使用，但组合在一起可以带来更为好的使用效果。需要注意的是，组件产品与套件产品最大的区别就在于：组件产品的每一件不能独立使用，如一副扑克牌，其中的一张不能独立使用，只有一副扑克牌才可以使用。 4、习惯上同时出售、同时使用。例如由床罩、床单和枕套等组成的多套件床上用品，人们购买时，时常要成套购买。且人们也习惯同时使用，生活的更有品味。当然，所谓同时出售，显然不包括搭售，买一套床上用品搭售一个书包，睡觉时总不能挂一个书包。当然，同时使用也不能作机械的理解，床上用品似乎还可以作到“同时”，但一套家具，一个人总不能“同时”坐两把椅子。所谓的同时，是指在使用一件产品时，人们还会自然的使用另一件或几件产品。左右两个椅子，顺便坐在左边的椅子上，左右自由的选择，就应当认为是同时使用了。 5、合案申请的每件产品均应当符合专利性的要求。如果其中的一件产品与现有设计是相同的，不具的专利性，其他几件仍符合专利性的条件时，就不能合案申请了。但是，如果合案申请授权后，在无效程序中套件中的一件被宣告无效，其他几件并不因此而无效，只是不成一套了。这是没有办法的事情，因为在我国授权后不允许再分案了。同样的逻辑，在侵权时，如果侵权人只生产了套件中的一件产品，尽管是合案申请，但法官仍会认定构成侵权。 （查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）