美国专利复审简介

关于美国专利复审

美国专利复审制度分为两种：

1）单方复审程序（Ex parte Reexamination），

2）双方复审程序（Inter partes Reexamination）

单方复审程序于1981年开始生效。主要特色是任何人（包含专利权人）都可以针对已经公告的专利案（已授权专利），选用此程序提出对权利要求的复审请求。单方复审程序之所以叫单方，就是在请求人提出书面说明，申请复审后，专利权人可回应请求人的说明，而请求人也可针对专利权人的回复，提出回应，之后，请求人就再也无法介入复审程序。参与复审的人仅限于专利权人与USPTO 的审查委员. 复审过程如同实审，审查员将针对请求人所提交的对比文献，审查被请求权利的权利要求，然后向被请求专利的发明人寄出实审意见书，发明人再针对实审意见书或提出答辩或修改权利要求。复审结果将成为此被请求专利的公众记录。如果被请求专利的发明人不服，可以上诉。申请人在整个过程中既没有答辩实审意见书的机会，也没有上诉的权利。

虽然单方复审程序的后段，请求人无法介入，但这也是此程序的特色，可以让审理较快速获得结果，加上请求人可以匿名举发，很适合企业在被告的初期使用，而且费用不高.

由于单方复审程序无法让复审请求人充分参与整个过程，因此在1999年，美国国会通过双方复审程序，并于2000年生效，但此程序仅适用于申请日为或晚于1999年11月29日的已公告专利。多方复审的启动和单方复审一致，只要有有效的对比文献，就可提出复审请求而成为申请人，美国专利局将复审被请求专利，不过复审的过程就不尽相同了。被请求专利发明人和提出对比文献的复审申请人都需回复意见书，如果不服复审的结果，双方均有上诉的权利。

双方复审程序与单方复审程序最大的不同就是，双方复审请求人可以在专利权人每次提出说明后，做出回应，全程参与审查程序，但是单方复审程序的请求人仅有一次答辩的机会。

Reexamination使用现况

当企业被告侵权时，法律程序已经启动，被告务必在规定时间内提出答辩等响应动作，除非是原告与被告之间取得协议，一般来说，不得不应付，但被告可以考虑同时进行Reexamination。

根据统计，经由Ex parte挑战专利权的成功率约为12%，平均费用约为1万美元左右；而Inter partes挑战专利权的成功率则高达70%，平均的费用大约为5万~20万美元。由于Inter partes的成功率较诉讼的成功率高，加上所需的花费比诉讼少，因此许多侵权诉讼的官司中，被告除了应付法院的诉讼程序外，亦可向美国专利商标局（USPTO）提出复审要求，且多数是以Inter partes 提出。

诉讼Ex parte Inter partes 费用（平均）200万美元1万美元5万~20万美元成功率30% 12% 70%

匿名不可可不可

成功率高建议使用Inter partes

Ex parte与Inter partes在提出先前技术相关文件（Prior art）与准备方面，需要花的时间其实差不多，不同的是Ex parte的请求人在第一次核驳后便不能参与，而Inter partes可全程参与，使得挑战成功率高很多。

根据过去的统计，20％专利权人在 Inter partes 的第一阶段便放弃其专利，即使专利拥有人提出答辩，统计上也有50％的专利被判成无效。由此可见，Inter partes的成功机会很高。

需匿名建议使用Ex parte

如果复审请求人已掌握先前技术相关文件证据非常强，或是复审请求人不方便出面，例如双方仍然在谈判中，就可考虑使用Ex parte，因为如果在尚未走到诉讼的状况下就提出Inter partes，请求人的身分就会曝光，会让专利权人注意到请求人的动作。

另外，Inter Partes有个规定必须要注意，一位请求人，针对同一个专利，只能提出一次申请，但是Ex parte因为是匿名的，就没有这个限制。

提出过的证据只能使用一次

最后，关于Reexamination，还有一个重点需要注意，不管是Ex parte或Inter partes，最终结果出炉后，若没有修改任何专利范围，那么该请求人日后不管是在USPTO或法院，则不得以相同的先前技术相关文件作为证据来挑战同一个专利。

美国专利申请介绍

美国专利审查程序简述 JMLS 2005 一、美国专利局发明专利的审查程序 （一）美国发明专利的审查流程 1．发明人向专利局提交申请（可自己递交或委托代理机构办理）。申请文件包括对发明有详细描述的说明书，附图和权利要求书。 2．专利局将申请送达专利审查员，审查员在该发明领域具有专业知识。 3．专利审查员对已经获得专利权的现有技术进行检索，确定该申请的权利要求是否具有新颖性和非显而易见性。审查员还要审查申请是否符合其他的要求，比如权利要求是否足够的充分和确定。 4．审查员完成检索和审查之后,会作出一份书面的通知书告知申请人哪项权利要求批准或驳回，并作出相应的解释。 5．驳回决定作出后，允许申请人提交书面的答复。有时，申请人的意见会与审查员的有较大分歧。多数情况下，申请人会对权利要求作出修改，使其与已有技术区别开来。去掉或增加某项权利要求也是很可能的。当权利要求被修改或增加了新的权利要求时，申请人必须解释为何这种修改克服了审查员指明的缺陷。根据专利法37C.F.R 1.118,尽管权利要求可以修改，但是说明书是不能增加任何新的技术内容的。要想增加新的技术内容可通过提交部分继续申请实现。 6．审查员对申请人的修改再次审查，申请人再次补正，直至权利要求被授权或被驳回。根据专利法35U.S.C.§132(b),新修改的法规允许申请人对有争议的权利要求延长审查，而无须再提交继续申请，但需缴纳一定的费用，该请求的请求书称为继续审查请求书，即RCE。 7．对专利局最终的驳回决定不服，可向专利复审委员会提出上诉，仍不服，可向美国地区法院提出进一步的上诉，最终还可向美国联邦法院提出诉讼。 8．经审查，专利申请符合以下条件 发明具有实用性； 权利要求充分明确； 说明书能够实施该发明，并且公开了发明人的最佳实施方式； 发明具有新颖性，即与已有技术相比，具有非显而易见性； 专利将发出授权通知书，通知书中包含公开费用缴纳表。申请人需在三个月之内缴纳该费用，这个期限是不可延长的。如果申请人是申请日起十八个月公布的，申请人还需缴纳公布费。在不影响发明实质内容的情况下，申请人还可以对申请文件做修改，当然这种修改只能是语法上的改动。 专利局收到公开费后，申请将进入官方打印办公室（Government Printing Office），公开费缴纳几个月之后，专利局发出公开通知书，指明申请日，公开日。一周之后，申请人收到收据。专利公开几天之后，申请人会收到打印文本。 （二）审查流程中涉及的相关重要环节 1．申请文件的修改 申请人可以根据审查员的要求在第一次审查意见通知书发出之前和之后对申请文件进行修改。 最终驳回决定作出之后，申请文件的修改应当涉及权利要求的删减或与表格的要求相一

美国专利审查过程

Non-Final Rejection非最终核驳 Information Disclosure Statement IDS) 信息披露声明 Certified Copy of Foreign Priority Application经过认证的外国优先权申请文件副本Authorization for Extension of Time all replies答复期限延长许可 Bibliographic Data Sheet目录数据表 Requirement for Restriction/Election限制/选择要求 Transmittal to TC给技术审查部门的文件说明书 Search information including classification, databases and other search related notes包括分类,数据库以及相关检索事项的检索信息 Initial Exam Team nn 初步審查組nn IFW Scan & PACR Auto Security Review 文件掃描與安全檢查 Application Dispatched from OIPE 申請案從初步審查室送出 Case Docketed to Examiner in GAU 案件歸檔給技術組的審查委員 Information Disclosure Statement filed提交資訊揭露書 Non-Final Rejection 非最終核駁 Change in Power of AttorneyMay include Associate POA變更代理人資料，其中可能包括其他代理人資料 Request For Extension of Time 請求延長回覆時間 Response after Non-Final Action 回覆非最終審定書 Date forwarded to Examiner 轉交審查委員日 Final Rejection 最終核駁 Amendment after Final Rejection 最終核駁後的修正 Advisory Action PTOL-303) 建議書 Workflow - Request for CPA –Begin 提出延續審查案 Express Abandonment during Examination) 表明放棄 Miscellaneous incoming letter 收到杂项信件 Mail non-final rejection 基础非最终核驳 Change in power of attorney 变更代理人资料 Incoming letter pertaining to the drawings 收到有关图示的信件

美国法律状态学习

美国法律状态翻译： 371 Completion Date 完成美国专利法第371条规定的递交文件、费用等的日期。371条具体是什么内容没太研究，不过应该不外乎这些内容。你可以搜一下371条都规定了什么。 Mail Abandonment for Failure to Respond to Office Action 即：寄出未答复审查意见而视为放弃的通知书 画面中所圈选的「File History」就是该案在申请过程中的历史纪录，纪录包括：案件送交审查委员的时间、审查委员寄出核驳的日期、答辩回复日期、答辩送交审查委员的日期、核准通知寄出的日期等资料，使用者可以从这些数据了解该案的审查进度。为方便读者了解，以下在「File History」旁加注中文翻译，请注意这只是本周要说明的部分，并不是全部的内容： 要了解PAIR系统的历史纪录，就要对美国专利审查程序有初步的了解，有兴趣的读者可以先参考本站的「美国发明专利的申请」。本周将先介绍从申请到最终核驳各主要阶段文字代表的涵义，其余部分将继续在下周做说明。附带一提，本案的状况并不常见，所以请不要认为所有案件都与本案一样复杂。 Initial Exam Team nn （初步审查组nn） 申请案送交初步审查组nn。在收到专利申请案后，美国专利局的初步审查小组会先检查各

申请案，包括文件是否齐全或是符合规定，每一个小组都会有自己的代号，如本案中的小组代号是nn。 IFW Scan & PACR Auto Security Review （文件扫描与安全检查） 美国专利局会将申请案中的文件扫描为电子档案（Image File Wrapper；IFW）放入专利申请案数据库（Patent Application Capture and Retrieval Database；PACR Database），所有申请案还会经过安全检查，确保申请案中没有泄漏美国国家安全机密。 Application Dispatched from OIPE （申请案从初步审查室送出） 初步专利检查室（Office of Initial Patent Examination；OIPE）除了对申请案做初步检查之外，还会决定该申请案应该送交给哪一技术领域的审查组进行审查。申请案在通过初步检查后，就由初步审查室送出。 Case Docketed to Examiner in GAU （案件归档给技术组的审查委员） 代表案件已经归档给技术组（Group of Art Unit；GAU）的审查委员。 Information Disclosure Statement filed（提交信息揭露书） 信息揭露书是用来告知专利局申请专利一方（包括发明人、受让人、代理人等）所知道与发明的可专利性相关的文件数据。这里代表的是申请人提交信息揭露书的时间。在专利申请过程中，由于申请一方可能会不定时提交相关的技术数据（因为申请一方偶尔会在不经意的状况下知道相关数据），因此这笔数据也会不定时的出现。 Non-Final Rejection （非最终核驳） 审查委员提出非最终核驳。当审查委员认为申请案有不清楚的地方或不具有可专利性，会核驳申请案。非最终核驳通常是第一次的核驳，偶尔会出现在第二次核驳中（如本例）。 Change in Power of Attorney（May include Associate POA）（变更代理人数据，其中可能包括其它代理人数据） 变更代理人（Power of Attorney；POA）资料。可能是申请人变换代理人，或者是代理人的数据有所变更。 Request For Extension of Time （请求延长回复时间） 申请人提出请求延长回复时间。在申请案被审查委员核驳后，需在三个月内寄出答辩书回复美国专利局，超过三个月的话，需支付费用要求专利局延长回复时间，最常可以延至六个月。 Response after Non-Final Action （回复非最终审定书） 回复非最终审定书时，申请人会有较大的答辩和修改请求项的空间。这里代表的是申请人提出回复最终审定书（也就是最终核驳）。 Date forwarded to Examiner （转交审查委员日） 代表文件实际转交给审查委员的时间。 Final Rejection （最终核驳） 通常第二次收到的核驳会是最终核驳，在此时审查委员已经无意继续审查。这里代表的是审

美国专利文献

美国专利文献 2001年美国专利说明书类型识别代码全面调整，下面括号中为调整后的代码。目前已经出版的专利说明书类型有以下几种： 发明专利说明书(United States Utility Patent)，文献类型识别代码A（B1，B2） 这是发明专利申请经实质审查授予专利权时出版的专利说明书，占美国专利文献总量的95%以上。自1790年开始出版。这种专利说明书扉页中一些INID代码的使用体现了美国专利法的诸多特点： [75]发明人美国实行先发明制。当同一发明多人申请的情况发生时，按照美国专利法的规定，专利权将授予最先完成发明的人，而不是最先提出申请的人。这样可以使发明人安心从事研究和试验工作，不必担心别人在先申请。但这一原则只适用于美国人在美国完成的发明，来自外国的申请只能以其申请日为准，在美国以外的发明日的证据是无效的。1994年美国专利法的修改中，对于美国之外提出的发明证据已开始予以承认。 [22]申请日期 1994年修改的美国专利法中新增一项内容--临时专利申请。临时专利申请中可以不提出正式的权利要求、誓词及声明、相关资料及在先的技术公开。临时专利申请可以在产品（或方法）第一次销售、第一次为销售而提供、第一次公知公用等情况发生后的一年内提出，一年后自动作废。为申请人评估该发明潜在的商业价值提供了条件；临时专利申请可确定专利申请日及巴黎公约的优先权日，允许先提出多个申请，最后在正式的申请中合为一体。 [63]继续申请/部分继续申请数据继续申请（Continuation Application）和部分继续申请（Continuation-in-part Application）都是对同样的发明提出的二次申请，其原始申请首先必须是一个正式的专利申请，并且原始申请处于等待批准的阶段。继续申请中所揭示的内容必须与原始申请中相同；而部分继续申请增加了原始申请中没有揭示的内容，使原始申请内容只为部分继续申请的一个部分。 继续申请和部分继续申请一般是由于发明人对原始申请的内容有了新的改进而提出的。只有在原始申请中已经得到叙述的内容，才可以享受原始申请的申请日。（参见图3-3） 美国专利说明书撰写颇具特点，每部分均以小标题引导，一目了然。一般包括： ●发明背景（Background the Invention）：指明本发明所属技术领域、现有技 术状况和存在的不足；以及解决问题的方法要达到的目的。 ●发明大意（Summary of the Invention）：概述本发明内容。 ●附图简介（Brief Description of the Drawings）：简要说明附图的参看方 法 ●最佳方案详述（Detailed Description of the Preferred Embodiment）：详 细、完整、清晰地对发明内容给以叙述，使任何熟悉该发明所属技术领域的一般工程技术人员阅后，能制作及使用该发明。发明如有附图，应结合加以说明。这是专利说明书主要部分，提供了解决技术问题最佳方案。 ●权利要求（Claim）：在说明书的最后，一般以“What is claimed is：”开始 陈述。 专利申请公开（Patent Application Publication），文献类型识别代码A1 这是根据《1999年美国发明人保护法案》规定，自正式专利申请日（或优先权日）起18个月公开的发明专利申请说明书。自2001年3月15日起，每周四仅以电子载体形式出版，可从以下美国专利与商标局网站获得： https://www.wendangku.net/doc/8d117005.html,/。 植物专利说明书（United States Plant Patent），文献类型识别代码P（P2、P3） 这是自1930年起开始出版的植物专利说明书。植物专利的附图揭示该植物所有鉴别性

美国专利申请中的一些概念

美国专利申请中的一些概念 1.divisional application(分案) The deinition of "divisonal application" A divisonal application or "division" or "a later applicatio n" for a distinct or independent invention, carved out of a pending application and diclosing and c laiming only subject matter disclosed in the ealier or parent application. 要点： a.在美国专利法中规定一个专利申请只能包含一个发明。如果一个发明中包含多个发明，首先从法律的角度上讲这种做法是不合理的；其次从美国专利商标局的角度来讲，这种做法会减少他们的收入；因此，在遇到这类情况时，专利审查员一般都会要求分案。 b.由于在母案专利申请（basic application）提起时已经在说明书里对本申请中所包含的所有发明的材料进行了公开，所以在进行分案以后申请到的新的专利的生效日期应该从母案专利申请提起之日算起。 c.分案必须在母案专利审查期间（pending）进行。 d.当分案申请获准时，会得到一个独立的序列号。但是这个序列号只是美国专利商标局为了管理方便的目的给出的。 e.可以对延续案，部分延续案提起分案申请。 2.continuation application (延续案) Definition of "continuation application" A second application for the same invention claimed in a prior non-provisonal application and filed before the original becomes abandoned or patented. 要点： a.若以前申请的范围较小,现在如果想在以前公开的材料的基础上增加claim可以使用这种办法。 b.通常如果一个专利申请在最后一轮OA时还没有得到批准，如果申请者想继续和审查员“较量”或者使用一套新的claim来进行申请，那么可以使用延续案，这样会有更大获得通过的机会。 c.延续案中所提出的新的claim必须建立在basic application说明书中所公开的材料的基础上，不能加入新的，本领域人员未知的或者能通过原有公开材料推导出的材料。 d.通常final OA的期限是3个月，所以收到final OA后进行的延续案申请必须在这3个月时间内完成。延续案也必须放弃母案专利申请或者母案专利申请成功之前提起。一般的延续案可以在pending期间提起申请。 e.延续案可以申请一组相同或类似的发明。延续案申请的发明不能完全与母案发明不相关，否则就应该申请分案。 f.延续案的有效期限。由于延续案是完全建立在母案公开的材料的基础上的，所以延续案的20年有效期限应该是从母案提起申请之日算起。 g.可以在延续案申请的基础上再次提起延续案申请。从理论上讲，可以申请任意多次延续案。然而，从美国专利商标局的审查员的习惯来看，通常重复申请延续案的次数不会超过2次。而且，从申请费的角度上讲，多次重复申请延续案也是不经济的，因为每次申请延续案都是要交纳官费的。 h.在延续案申请获准时，延续案会获得一个不同于母案的序列号(serial number)。 i.申请延续案的流程中要注意的地方：首先，提交一份新的专利申请说明书和一组新的claim；其次，在说明书的开头加上延续案申请声明。

美国专利检索的方法和技巧

美国专利检索的方法和技巧 美国是世界上拥有专利最多的地方，目前专利形式主要有：发明专利(Invertion Patent)、再版专利(Reissued Patent，独立编号，并在号码前加：“Re”)、植物专利(Plant Patent，单独编号，号前有Plant字样)、设计专利(Design Patent)，即外观设计，专利号前冠有“Des”单独编号)、防卫性公告(Defensive Publication，专利号前加“T”)和再审查专利(Reexamination Certificate，沿用原来的专利号，前冠以“BI”)等。 美国专利局目前除出版以上几种专利的说明书外，还出版有： 1.《美国专利公报》(Offcial Gazette of the Untied States Patent and Trade Mark Office，美国专利商标局官方公报) 2.《专利索引》(Index Patents) 3.《美国专利分类表》(Manual of Classification) 它是广大专利文献的使用者从分类途径查找美国专利必用的检索工具书。该表开始于1837年，几乎每年均有修改调整，是目前世界上最详细的一部分技术资料分类表。 《美国专利分类表索引》(Index to Classification)是为了便于较快地查到分类号而编制的一本分类类目字顺索引。

4.《美国化学专利单元词索引》(Uniferm Index to Chemical Patents) 另外，美国诺伊斯数据公司(Noyes Data Corporation,简称NDC)出版的各种专利评论丛书，是收集了解某专题专利情报、进行专利检索非常有用的出版物。 美国专利分类号 美国专利的分类原则很特殊，其主要特点有： 1.功能分类原则。很多类目(主要是机械类)是按照事物本身所具有的功能作用来分类，而就归于各个功能类名下。如242类“卷绕”(Winding and Reeling)包括电机、纺织机、金属丝的转架等各种卷绕装置。

美国专利复审简介

关于美国专利复审 美国专利复审制度分为两种： 1）单方复审程序（Ex parte Reexamination）， 2）双方复审程序（Inter partes Reexamination） 单方复审程序于1981年开始生效。主要特色是任何人（包含专利权人）都可以针对已经公告的专利案（已授权专利），选用此程序提出对权利要求的复审请求。单方复审程序之所以叫单方，就是在请求人提出书面说明，申请复审后，专利权人可回应请求人的说明，而请求人也可针对专利权人的回复，提出回应，之后，请求人就再也无法介入复审程序。参与复审的人仅限于专利权人与USPTO 的审查委员. 复审过程如同实审，审查员将针对请求人所提交的对比文献，审查被请求权利的权利要求，然后向被请求专利的发明人寄出实审意见书，发明人再针对实审意见书或提出答辩或修改权利要求。复审结果将成为此被请求专利的公众记录。如果被请求专利的发明人不服，可以上诉。申请人在整个过程中既没有答辩实审意见书的机会，也没有上诉的权利。 虽然单方复审程序的后段，请求人无法介入，但这也是此程序的特色，可以让审理较快速获得结果，加上请求人可以匿名举发，很适合企业在被告的初期使用，而且费用不高. 由于单方复审程序无法让复审请求人充分参与整个过程，因此在1999年，美国国会通过双方复审程序，并于2000年生效，但此程序仅适用于申请日为或晚于1999年11月29日的已公告专利。多方复审的启动和单方复审一致，只要有有效的对比文献，就可提出复审请求而成为申请人，美国专利局将复审被请求专利，不过复审的过程就不尽相同了。被请求专利发明人和提出对比文献的复审申请人都需回复意见书，如果不服复审的结果，双方均有上诉的权利。 双方复审程序与单方复审程序最大的不同就是，双方复审请求人可以在专利权人每次提出说明后，做出回应，全程参与审查程序，但是单方复审程序的请求人仅有一次答辩的机会。 Reexamination使用现况

美国专利文献的类型

美国专利文献的类型 一、美国专利法中与专利文献有关的几个问题 1、对在美国本土内完成的发明，实行先发明制，美国本土外完成的发明，实行“先申请制”； 2、无申请人概念。美国专利法规定，只有发明人可以申请专利，因此美国专利法中没有出现申请人概念，并且只有自然人可以向美国专利商标局提出专利申请。须注意，美国专利公报中出现了受让人（assignors to ），该受让人即专利权人，可能是发明人，也可能是发明人所在单位，也可能是其他受让人； 3、采用完全审查制，即从专利审批角度考虑，美国专利说明书都是授权后出版的。但是在这里要特别指出，从2001年3月15日起，美国专利商标局开始出版专利申请说明书，并将这种说明书上网提供服务，不过这种行为并不是依据专利法，而是依据1999年通过的《美国发明者保护法》（AIPA）。因此从授权角度，美国专利说明书的类型也可以分为专利说明书和专利申请说明书，其中专利申请说明书应该包括发明、外观设计、植物三种； 4、在授权后设置了再审查程序、再公告程序，美国专利说明书的类型还包括再公告专利、再审查专利说明书等； 5、美国还设置了发明注册制度，因此在美国专利公报中有相应的防卫性公告栏目出现（后改名为“依法注册的发明”）出现。 须注意，第一，栏目原名为《防卫性公告》（Defensive Publication），从1968年11月5日起开始设置，以文摘形式进行报道。其号码为单独编排，组成为“T+美国专利公报的卷号+该卷上防卫性公告的流水号”，例如T1020001。其中T为Technical Disclosure（技术公开），1021001表示美国专利公报第1021卷第001号防卫性公告；第二，从1985年3月12日起，该栏目改名为《依法注册的发明》（Statutory Invention Registration），简称为SIR，其编号改为H+流水号，例如H2201。 6、对专利文献的分类采用美国专利分类法。当然在专利公报和专利（申请）说明书中也都给出了国际专利分类号。 二、美国专利文献的类型 美国专利文献的类型主要包括专利公报和专利（申请）说明书二种。其中专利（申请）说明书又包括专利说明书和专利申请说明书二种，授权后的专利说明书部分为主体部分，包括发明、外观设计、植物、再审查、再公告5种。其中后二种是经过再审查、再公告程序后出版的说明书。详细情况请见下图。

从中美审查意见的对比来看如何答复美国审查意见

从中美审查意见的对比来看如何答复美国审查意见 近年来，随着中国经济的不断发展和对外技术贸易的输出，国内申请人向国外，尤其是美国申请专利的数量逐渐增多。为了帮助中国申请人更好地答复美国审查意见，笔者根据多年专利代理实践，对中美的审查意见的类型和答复方式进行了对比。这些内容对于刚刚开始学习对美国审查意见进行答复的中国申请人和代理人可能是有益的。 1．美国专利法35 USC §112 (a) 与中国专利法第26条第3款、第26条第4 款关于不支持的部分和实施细则第20条2款的异同 美国专利法35 USC §112 (a)规定，“说明书应当包含发明本身以及发明作出和使用的方式和过程的完整、清楚、简洁、精确的书面描述，以使所属领域技术人员或最相关领域技术人员能够作出并使用该发明为准，并且应当阐述发明人所构想的实施其发明的最佳方式”。 这一条款表面上与中国专利法第26条第3款类似，但实际上在中国实践中第26条第4款关于说明书不支持权利要求和实施细则第20条第2款缺必要技术特征在美国一般也是用这一条款来反对的，因此在美国答复说明书不支持和缺必要技术特征的问题上需要注意侧重点的切换。 例1：37. 一种根据权利要求35的便携式媒体播放器，其中所述用户输入设备包括拨号盘或触摸板。 在美国，审查员以35 USC §112 (a)发出审查意见，认为说明书只公开了拨号盘的实施方式，未公开触摸板的实施方式。 中国申请人答复这一审查意见时，往往注意不到35 USC §112 (a)与中国的不支持条款的区别，简单地从是否支持方面进行答复，但在美国，答复这一审查意见时，要紧扣35 USC §112 (a)的要求，分析本领域技术人员为什么根据说明书的描述以及本领域公知常识，能够作出触摸板的方案。 例2：一篇美国审查意见指出，“壳体和气体是实施发明所必需的，但没有包含在权利要求1中，因此不符合35 USC §112 (a)的规定”，并指出，“本发明工作所需的壳体没有包括在权利要求1－9中。本发明工作所需的气体没有包括在权利要求1－14中”。 这样的一个问题在中国可能更多地是一个缺必要技术特征的问题，但在美国是用35 USC §112 (a)反对的。因此，答复这样的审查意见，不能象中国实践那样，先分析解决的技术问题，然后分析哪些特征是解决这一问题所必需的，而是必须分析为什么本领域技术人员阅读完说明书之后，能够作出权利要求1中不带壳体和气体的方案。例如，如果说明书中公开了带壳体和气体的实施方式，但也暗示了壳体和气体可以去掉，本领域技术人员就能够从这样的暗示中获得权利要求1的解决方案。 2．美国专利法35 USC §112 (b)与中国专利法26条第4款关于清楚的部分的异同 美国专利法35 USC §112 (b)规定，“说明书应当以一个或多个权利要求结束，在权利要求中具体指明并清楚地（distinctly)要求保护申请人认为是其发明的主题（subject matter）”

申请美国专利的申请流程描述和说明

非临时申请 2243538 39 流程图

1、申请文件（Application documents）：申请文本（权利要求书、说明书、附图、摘要）、 Application Data Sheet、 电子递交后收到回执（Electronic Acknowledgement Receipt）：递交后立即受到电子回执

非电子递交后收到回执： 2、受理通知书（Filling Receipt）：1个月左右？（现在时间还这么长） 3、转让备案通知书（Notice of Recordation of Assignment）: 4、缺失文件通知书（Notice to File missing Parts） 5、修正后的文本通知（Notice to File Corrected Papers） 6、补正通知书（Formalities Letter）：时限2月，费用130美元,130英文翻译（如有） 7、公开通知书（Notice of Publication）：初审合格后即行进入实审，没有初审合格通知 书，有时审查意见通知书会比公开通知书受到的还早。 8、限制需求（Restriction requirement）： 在美国专利申请实践中一个很有趣的部分是Restriction Requirement。在很多国家，没有这种Restriction Requirement。在美国专利申请中，Restriction Requirement主要是用于避免发明人在一个申请中放入多个发明点。出于申请费用较高的考虑，发明人倾向于将多个不同的发明点放入一个申请案件中。由于这样会给审查员增加过度的负担，专利局只好阻止，这样，Restriction Requirement就产生了。 何时、如何答复 此前，美国专利局审查员会就Restriction Requirement致电给申请人以加快审查，这种做法在20世纪80年代是很经常的做法。现在，审查员一般会以邮寄通知书方式发出Restriction Requirement。答复Restriction Requirement的期限只有一个月，申请人通过缴纳延期费可以将答复Restriction Requirement的时间最长延至6个月。 答复比较简单。首先，申请人必须选择一个发明点用于继续审查。即便申请人对于Restriction Requirement有异议希望争辩的话，申请人仍然必须选择一个发明点。如果申请人只是进行争辩陈述而没有进行选择的话，视为未答复，申请人在原答复期限内仍需要通过选择发明点进行答复。如果未能克服“Restriction Requirement”，则审查员下一步发把审查意见变成终局驳回（FINAL）,并且撤销没有被选择的权利要求。 –是否该争辩？ 在答复RQ时，申请人可以在选择发明点同时进行争辩或不进行争辩。在某些情况下，审查员会被争辩说服从而撤回整个或部分Restriction Requirement。但对于大多数的案件来说，争辩都是浪费时间和精力的。 –未被选择的发明点如何处理 对于未被选择的发明点怎么办？在答复Restriction Requirement时选择一个发明点并不意味着申请人放弃了其他的发明点。申请人可以对未被选择的权利要求组提出不同的分案申请。 9、审查意见通知书：分为final office action，non-final office action 10、Advisory Action：回复，上诉、RCE。申请人在收到美国专利申请的最终审查意见 后可以再进行一次答辩试图说服审查员，但此次答辩不得随意修改专利范围，如果审查员在未发出Advisory Action（建议性意见）之前收到了申请人的答辩，审查员可能会就答辩内容进行研究，如果此答辩的修改超范围，那么审查员将不做考虑，发出Advisory Action。申请人仍然希望修改专利范围并提出答辩，因在发出最终驳回通知书之日起3个月，最迟不超过6个月提出RCE（申请延续审查）程序。 11、PIC 12、Panel Decision 13、最终审查意见：后续处理方法为延续案，RCE，上诉，放弃 14、授权缴费通知书（notice of allowance and fee（s）due）： 15、Issue Notification

美国专利体制下USPTO的专利审查程序

一．USPTO进行专利审批主要依据的法律法规（Patent Act） 1、美国联邦宪法第一章（Article 1）第八节(Section 8)第八款(clause 8)规定: 为了促进科学和实用技术的进步，对作家和发明家的著作和发明在一定期限内授予专有权(Exclusive Right). 从而在宪法层面给予专利的申请、审批和专利的保护奠定了基础。 2、现行的美国专利法属于美国联邦法(Federal Act)范畴,是1952年7月19日修订并批准成文，通常被引为: 联邦法典第35篇，节…(Title 35, United States Code, Section …）,后经历过1975年、1984年和1999年三次较大的修订。 3、USPTO可以进一步依据专利法实施细则(37 Code of Federal Regulation）和专利审查指南(Manual of Patent Examining Procedure)进行专利审查。 4、由于美国是专利合作条约的缔约国，因此PCT条款也为美国专利法规的一部分。 二．美国专利的概况 1、审批机构：美国的专利申请由美国专利商标局(USPTO)负责审批，USPTO现在是美国商务部所属的14个部门之一，其前身是美国专利局。1975年美国专利法修订时改为美国专利商标局(USPTO)，USPTO是美国最早的联邦机构之一，1836年该机构就经法律授权而建立。 2、专利的种类：美国的专利法将专利分为三种，第一，称实用专利(Utility Patent); 第二, 称外观设计专利(Design Patent); 第三, 称植物专利(Plant Patent)。其中实用专利占全部专利的90％左右。 3、专利的期限：现在美国专利的期限是从授权日起生效，从最早申请日起满20年终止；此外，美国专利法规定了一些法定条件，在满足这些条件下专利期限可以调整延长。例如，专利法第156节（35 U.S.C§156）规定，由于政府的法定行为导致专利审批的延迟，可将专利期限延长5年。再如，专利法第154节（35 U.S.C§154）规定，由于USPTO未在法定期限内向申请人发出通知或未在法定期限内审结申请或因为一些法定程序而延迟了专利授权的，延误的时间都可以加到专利期限中。原来美国专利法规定，专利期限是从授权日起17年，1994年关贸总协定乌拉圭回合谈判达成协议后，1999年美国修订了专利法将专利期限改为：从申请日起20年。 三．美国专利申请 1、专利申请的分类：通常可以将专利申请分为两大类。一类是临时申请(Provisional Application)，另一类是正式申请也可称作非临时申请(Non-provisional Application)。在USPTO 为了便于管理，又将正式申请分为以下6种形式：一是原始申请(Original Applications)，二是完全继续申请(Continution Applications)，三是部分继续申请(Continution-in-part Applications)，四是分案申请(Division Applications)，五是替代申请(Substitute Applications)，六是国际申请(International Applications)。

美国专利术语及含义

美国专利术语 Assignee专利权受让人： 在专利的领域内，专利权受让人指的是专利所有权人。专利权受让人可做是否出让或转售专利等决定。 Best Mode最佳实施例： 最佳实施例是发明人在申请专利当时，认为可以实施发明最好的方式，美国专利法中要求说明书中必 须要记载最佳实施例。 Certificate of Correction订正书： 订正书是美国专利局用来订正专利中拼字或打字错误的文件。 Continuation Application延续案： 延续案为较早的申请案（称为母案）还在审查期间所提出的申请，并使用母案申请日来作为优先权日，可以说是母案的延续。通常提出延续案的目的是为了申请不同于母案的请求项范围。 Continuation-in-part (CIP) Application部分延续案： 部分延续案为较早的申请案（称为母案）还在审查期间所提出的申请。通常提出部分延续案的目的是 为了加入母案没有揭露的特征以及申请不同于母案的请求项范围。其中，沿用母案的特征部分可主张 母案的优先权日。 Continued Prosecution Application (CPA)延续审查案： 延续审查案通常会在申请人收到最终核驳后的六个月内提出。通常提出延续审查案的目的是为了延续 审查。另外，延续审查案并不能用在2000年5月29日起申请的「发明专利申请案」或是「植物专利 申请案」，新式样专利并没有在此限。 Claim请求项或称权利项： 请求项是用来定义专利的保护范围的部分。 Defensive Patent防御专利： 有的人申请专利的目的并不在于主动攻击竞争对手，而是希望将来被控告专利侵权时，可以利用这些 专利保护自己并予以反击。在这种状况下，竞争对手在考虑控告侵权前，由于害怕将来被对方以这些 专利反控侵权，常会因而打消控告的念头。这样的专利由于具有防御的功能，因此称为防御专利。

美国专利法最新修订

解析美国专利法修改后的新规定 来源：国家知识产权局 2011年9月16日，美国总统奥巴马签署了对美国专利法进行重大变革的《美国发明法案》(AIA)。该法案对美国专利法做出4项根本性改变：将“先发明制”改成“发明人先申请制”；增加4种对专利有效性提出质疑的新程序；扩展某些侵权抗辩，并取消或弱化某些抗辩；取消一些可授予专利权的主题。本文结合作者的经验，解析新法中的一些规定，希望能帮助中国申请人熟悉这次美国专利法的修改。 AIA定义了两类现有技术：即新专利法第102(a)(1)款，“在本发明的有效申请日以前，记载在专利、公开出版物形式中，或公开使用、销售或以其他方式为公众所知”的技术；及新专利法第102(a)(2)款，“记载在本发明的有效申请日以前有效提交的专利或专利申请中”的技术。而上述条款都适用有关“宽限期”的规定，即在申请日前一年内，申请人公开或基于申请人信息公开内容中的技术，不属于现有技术。 尽早和经常申请 2013年3月16日以后,“现有技术”定义的范围在某些方面比当前定义的范围更加宽泛。因此，申请人可在此之前尽可能提交申请。如果申请文件包含不享有2013年3月16日之前优先权的权利要求，那么整个申请将适用新法。在这种情况下，可能会发生一些有趣的情况。例如，申请人可能会提出混合申请，即包含2013年3月16日之前和2013年3月16日之后的权利要求，这时，申请人可利用旧法和AIA的适用条件，来控制适用于自身专利申请的现有技术。 加速审查 (Accelerated Examination) 美国专利商标局为某些类型的发明提供加速审查程序。AIA使得该程序的适用范围更加广泛，但收费也更昂贵。 授权前提交 (Preissuance Submissions) “授权前提交”程序，即竞争对手的专利申请还在审查阶段时，公众就可以向美国专利商标局提交现有技术供审查员参考。该规定可以用来监测竞争对手。 双方复审 (Inter Partes Reexamination)

美国专利法中文版

美国专利法中文版 第一条建制 专利与商标局应继续作为商务部所属的机构。除法律另有规定，凡有关专利商标注册的档案、簿册、绘图、说明书及其他文件和物品，均由专利与商标局管理和保存。 第二条复印章 专利与商标局应备印章。凡专利证、商标注册证及该局所发其他文件均应加盖印章。 第三条官员雇员 （ａ）专利与商标局设局长一人、副局长一人、局长助理二人复审查组长不超过十五人。局长一职出缺时，由副局长代理之，如果副局长一职也出缺，由任期较长的局长助理代理之，直至局长任命并到职为止。专利与商标局局长、副局长、局长助理，均由总统任命，但应征求参议院的意见并得其同意。专利厂商标局的其他官员雇员，均由局长依法提名，由商务部部长任命。 （ｂ）商务部部长可以自行行使专利与商标局及本编中规定的官员雇员的职权，并可以随时授权其他官员雇员行使此种职权。 （ｃ）商务部部长有权规定专利与商标局每一审查组长的每年基本薪金额。此项年薪额不得超过１９４９年“各类薪金级别条例”（修正）总表中关于第十七级各项职位所规定的最高额。 第四条对官员雇员在专利利益上的限制 专利与商标局的官员与雇员在其任职期间以及在其离职后一年内，不得申请专利；除因继承或遗赠外，不得直接或间接取得由该局颁发的或即将颁发的专利权或该局颁发或即将颁发的专利所赋予的权利和利益。专利与商标局的官员与雇员离职后申请专利时，也无权享受在其职后一年内的优先权日期。 第五条（废除） 第六条局长的职责 （ａ）专利与商标局局长在商务部部长的指导下，主管或行使法律所规定的有关核准专利和专利证颁发以及商标注册的一切职务；有权对本国的和国际的专利厂商标法进行研究承担研究课题；并负责管理属于专利与商标局的财产。局长为处理专利与商标局的事务，可以制定各项规章，但不得法律相抵触，并且应经商务部部长批准。 （ｂ）局长在商务部部长的指导下，可以与国务院配合，同外国专利局及国际的政府间组织合作进行研究规划和研究工作，或授权他人进行本条（ａ）款中所述职务有关的研究规划和研究工作。 （ｃ）为促进专利、商标和有关事务的国际合作而进行研究和研究规划，局长在商务部部长的指导下，经国务卿同意，可以在拨给专利与商标局的经费中拨付一部分给国务院，以便作为专款付给有关的国际的政府间组织，但一年中不得超过十万元。此项专款，可以在付给该国际组织的其他款项或捐款以外支付，并且可以不受法律所规定的美国政府支付此类其他款项或捐款数额的限制。 第七条申诉委员会 专利与商标局的审查组长应该是具有充分的法律知识和科学才能的人员，依照文官任用办法予以任命。局长、副局长、局长助理与全复审查组长共同组成申诉委员会。申诉委员会根据申请人的书面申诉，对于审查员所作不利于专利申请的决定，进行复查。每项申诉应由申诉委员会的委员至少三人进行审理，参加审理该项申诉的委员由局长指定。申诉委员会有全权决定接受再审理。

浅谈美国专利终审意见后程序

浅谈美国专利终审意见后程序 王赛 随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中，在海外进行知识产权保护也越来越被中国企业所重视，其中，作为世界第一大经济体的美国已成为很多企业进行海外专利申请的首选国家。 美国专利审查制度相对于中国、欧洲、日本等国家有其独特性，其中之一在于它的“终审意见”（Final Office Action，以下简称Final OA）和“请求再审查”（Request for Continued Examination，以下简称RCE）程序。有人把美国Final OA看作中国的驳回决定通知书，认为其等同于专利局做出的最终审查决定，这其实是一种误解。这里的“Final”其实只是表示之前所缴纳的检索费和审查费已经用尽的意思。所以，不要因为收到权利要求全部被核驳的Final OA而沮丧，尤其是这往往只是官方发出的第二次审查意见！不同于中国国家知识产权局对一件专利申请发出三次、四次，甚至六次、七次的审查意见通知书，在第二次审查时发出Final OA其实是美国专利审查中再正常不过的情况。根据笔者的经验，只有1/3左右的专利申请能够在Final OA之前接到两次以上的non-Final OA。另外，由于修改权利要求意味着审查员需要对新的技术方案再次检索和审查，Final OA也有修改权利要求的窗口已经关闭的意思。在收到Final OA后，理论上在答复中不能再对权利要求书进行实质性修改。 既然Final OA表示之前缴纳的检索费和审查费已经用尽，那么再缴纳费用让专利局继续审查是否可以呢？答案是肯定的。通过提交RCE请求并缴纳相应的费用，专利局的审查之门再次开启，申请人也可以再次修改权利要求书了。目前美国官方对提交RCE请求的次数没有限制，所以理论上只要申请人愿意，就可以通过不断请求RCE，使专利局一直审查下去。因此，美国并不存在类似于中国的驳回决定通知书这样的东西。 通过了解以上这些内容就可以发现，中美两国专利审查制度仅在程序上就很不一样，对于Final OA，我们不仅要了解其含义，更重要的是要了解其相关法律法规，以及如何进行应对。 （1）Final OA的答复期限 Final OA答复的法定期限一般是发文日起3个月，同时在这一期限中，有一关键时间点——发文日起2个月。这里不得不提到另一种类的审查意见，即Advisory Action（有译作“建议书”或“劝告书”，下称Advisory），由官方在申请人答复Final OA之后酌情发出，用于告知申请人其答复意见已被审查员考虑，但不能使专利申请授权，申请人可以请求复审（Appeal）或提出RCE请求。 官方规定，如果申请人对Final OA的答复在2个月内递交，而审查员的Advisory在Final OA答复的法定期限后发出的，延期费从Advisory的发文日起算，否则从Final OA答复的法定期限起算。图1和图2反映了在不同时间段答复Final OA引起的区别。 Response; RCE; Pre-Appeal; etc. With 1个月延