关于太阳神驰名商标认定案的法律分析

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关于太阳神驰名商标认定案的法律分析

(2007-9-5 1:45:27)责任编辑： admin


王国强（北京雨仁律师事务所律师） 徐静秋（北京雨仁律师事务所实习律师）
一、案情概述
（一）申请驰名商标认定的商标，即第323481号“太阳神APOLLO及图形”商标是1988年9月10日核准注册在第32类滋补饮料商品上的（见附图1），原注册人是黄江保健品厂，1988年9月18日，经国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准，太阳神公司受让了引证商标，有效期至2008年9月9日。

（附图1）

（二）申请被撤销的商标，即争议商标是1991年11月4日申请，1992年10月30日注册在第3类浴液等商品上的第615775号“太阳神”商标（见附图2），原注册人是广西珍珠日用化工厂，1999年2月28日，经商标局核准，柏丽雅公司受让了争议商标，有效期至2012年10月30日。

（附图2）
（三）太阳神公司作为申请人于2003年7月17日向商标评审委员会提出了裁定撤销争议商标的申请，理由是：引证商标通过大量广告宣传和长期使用，在全国各地已经家喻户晓，请求认定引证商标为驰名商标。广西珍珠日用化工厂、柏丽雅公司在明知引证商标具有很高知名度的情况下，以不正当竞争为目的，恶意抢注、受让的争议商标应当予以撤销。
（四）太阳神公司在2003年7月17日提出了裁定撤销争议商标的申请后，分别于2004年4月26日和7月2日、7日补充提交了相关证据材料。商标评审委员会在2004年7月2日接受了太阳神公司提交的证据后，于2004年8月26日向柏丽雅公司发出了《补充证据交换通知书》，将太阳神公司的补充证据材料送达给柏丽雅公司。
（五）商标评审委员会于2004年12月30日作出裁定（第6498号），该依据以下事实认定了引证商标为驰名商标：引证商标的原注册人黄江保健品厂从1988年到1992年，累计投入广告宣传费用约为3042万元人民币，通过宣传及使用，引证商标所使用的“太阳神生物健”滋补饮料产品荣获众多奖项：1988年4月－9月，被国家体委评选为第24届奥运会中国体育代表团“专用运动补剂”，并先后荣获“1988年运动营养金奖”、“广东省保健食品首届红棉保健杯金奖”、“广东省科技进步三等奖”和经群众评选的1989年第五届“羊城杯”质量奖荣誉称号；1989年8月被我国卫生部科技司、中国保健科学技术学会、中国健康报社评为庆祝我国建国四十周年医疗、保健科技产品“优质产品”；1990年被国家体委评为第十一届亚运会中国体育代表团专用运动补剂；同时荣获1990年全国运动营养金奖；1990年10月被广东省经济委员会评为广东省优质产品称号；1991年11月“太阳神”牌生物健口服液被国家旅游局评为国家旅游局“优质产品”奖。
（六）第6498号裁定基于以下事实和理由认定争议商标属于恶意注册：1、1992年以前，引证商标已经具有较高的知名度，为公众所熟知，柏丽雅公司理应知道引证商标的存在；2、争议商标和引证商标的中文部分相同，字体书写方式及特征极为近似，其行为所具有的抄袭、模仿引证商

标的故意性是显而易见的，两者都在广东省内，争议商标的注册使用，必然容易造成消费者的混淆误认；3、争议商标的原注册人广西珍珠日用化工厂在转让前长达八年的时间里对争议商标未予实际使用，柏丽雅公司受让后也没有实际使用争议商标，因此，广西珍珠日用化工厂和柏丽雅公司具有恶意。
（七）广州柏丽雅公司不服该裁定向人民法院提起诉讼，北京市第一中级人民法院和高级都作出了维持裁定的判决。
二、争议焦点
（一）争议商标于1991年申请注册，撤销该商标能否适用2001修改后的商标法？
（二）超过法定期限提交的证据能否作为认定事实的证据？
（三）本案的引证商标在争议商标注册时能否被认定为驰名商标？
（四）在没有直接恶意的证据的情况下，能否依据商标的知名度推定争议商标注册时的恶意状态？
三、法院对关键问题的认定
终审法院经审理认为：
（一）关于法律的适用
根据最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条的规定，商标法修改决定实施前发生的属于修改决定实施后商标法（简称修改后商标法）第十三条规定的情形的，商标评审委员会于商标法修改后作出裁定、当事人不服提起行政诉讼的，适用修改后商标法。该规定中的“发生”应当理解为是针对争议商标提出争议的情形。本案中，太阳神公司2003年7月17日以引证商标属于驰名商标，争议商标是对驰名商标的复制、模仿为由向商标评审委员会提出了裁定撤销争议商标的申请，商标评审委员会2004年12月30日作出6498号裁定书，由于提出撤销争议商标的申请和作出裁定书均发生在商标法修改后，故本案应当适用修改后商标法的规定。商标评审委员会根据修改后商标法作出6498号裁定书，适用法律正确。
（二）关于逾期提交的文件是否存在程序违法的问题
根据商标评审规则第二十三条的规定，申请人应当在提出申请书之日起三个月内提交补充材料，未在申请书中声明或者期满未提交的，视为放弃补充有关证据材料。但是，该规定是商标评审委员会对延期提交举证行为的一种规范，不能因此而认为商标评审委员会接受超过期限提交的证据之行为具有违法性。商标评审委员会于2003年7月17日受理了太阳神公司对柏丽雅公

司争议商标的撤销申请，在2004年7月2日接受了太阳神公司提交的补充证据，商标评审委员会在接受太阳神公司的证据材料后，及时向柏丽雅公司进行了交换，柏丽雅公司直至2004年10月10日，就太阳神公司的请求及补充证据材料进行了质证并阐述了观点，商标评审委员会在此基础上对证据进行采信，并不违反公平、公正原则。因此，商标评审委员会在本案中不存在程序违法的事实。
（三）关于引证商标是否为驰名商标的问题
由于争议商标和引证商标注册于不同类别的商品，引证商标能否导致争议商标的撤销，取决于引证商标是否构成驰名商标。也就是说，本案是基于对已经注册的商标提出争议而引发的引证商标是否驰名的认定问题，所以，只有对争议商标申请注册之前，引证商标是否构成驰名商标的认定对本案才具有法律上的意义。驰名商标是为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。认定驰名商标应该综合考虑商标的被公众知晓的程度、该商标的使用持续时间、针对商标的宣传以及商标所附商品在公众的认知程度等多方面的因素。尽管本案对1992年以后发生的与认定引证商标为驰名商标的证据没有评价的必要性，但是，根据1991年11月4日争议商标申请日以前的证据，足以证明引证商标所附商品在公众中具有较高的认知程度，已经被相关公众所知晓，因此，商标评审委员会认定引证商标为驰名商标是正确的。黄江保健品厂作为原商标注册人，其针对引证商标所进行的宣传同样对驰名商标的认定起到作用。我国虽然从2001年法律才开始明确规定对驰名商标的跨类别保护，但并不意味着对1991年时的商标不能进行驰名商标的认定，因此，柏丽雅公司认为不能以2001年的法律规定认定1991年的商标为驰名商标之理由不能成立，法院不予支持。
（四）关于争议商标是否存在恶意注册的问题
恶意作为主观心理状态，需要当事人行为等客观事实予以证明，即根据一定的客观行为等判断其主观上是否具有恶意。由于本案是以引证商标是驰名商标为由对争议商标提出的裁定撤销申请，判断争议商标的申请人是否具有恶意，应当以争议商标的申请日为时间点，即争议商标的申请人在1991年11月4日申请时是否具有恶意，因此，商标评审委员会根据争议商标的原注册人广西珍珠日用化工厂在转让前长达八年的时间里对争议商标未予使用的事实作为认定恶意的理由之一，忽视了法律规定的时间点的要求，应当予以纠正。同时，商标法第四十一条第二款中的

“恶意注册”应当指商标注册人的“恶意注册”行为，不应当包括商标的恶意受让行为，所以，本案对争议商标的受让人是否存在恶意没有评判的必要，商标评审委员会对此认定有误，亦予以纠正。由于不能用商标注册后的是否使用行为判断商标注册申请前是否存在主观恶意，所以，对原告柏丽雅公司在行政诉讼中提交的证据也不予以评判。
由于引证商标具有较高的知名度，同时，争议商标与引证商标的中文部分相同，字体书写方式及特征极为近似，所以，争议商标的使用容易造成与引证商标的混淆、误认。商标评审委员会根据争议商标与引证商标相类似的程度以及引证商标的为公众所熟知的程度等客观事实综合判断认定争议商标的注册具有恶意，并无不当，故柏丽雅公司认为争议商标的注册不具有恶意的主张法院不予支持。
四、对本案的分析意见
（一）关于法律的适用
商评委依据《商标法》第四十一条第二款作出裁定属于适用法律错误。
首先，商标法于2001年10月27日进行了修正，我国也正是从2001年才开始对驰名商标实行在不相同或者不类似商品和服务上的跨类保护的（现行商标法第13条），在此之前法律并不禁止他人在不相同或者不类似的商品和服务上注册与驰名商标相同或近似的商标。特别是在争议商标申请注册时，除个别情况依照巴黎公约的基本原则为世界知名的商标提供一定的跨类保护外，从整体上没有对商标进行跨类保护的说法。而且即便是个别情况也是按照当时的公约和法律，而不是依照现在的法律对当时的情况进行认定。“法不溯及既往”是我国法律适用上的一项普遍性原则，不能以驰名商标为由，依现行商标法关于驰名商标跨类保护的规定，无条件地向前追溯。
第二，最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》与法不溯及既往的原则完全一致。该解释是以商标法修改决定施行是否满一年为界线，已满一年的，适用修改前商标法第二十七第二款规定的争议申请期限，即核准注册之日起一年；未满一年的，适用修改后商标法规定的争议申请期限。争议商标于1992年经商标局核准注册，在修改决定施行时已达九年之久，应当适用修改前规定的期限确定争议申请时间，申请人于2003年提出争议申请已超过提出争议申请的期限。
第三，商评委的裁定混淆了法的溯及力与行为的追诉时效的区别。商标法

规定的对恶意复制、翻译、模仿驰名商标的行为没有争议时间限制的规定，属于行为追诉时效，该时效应当以法的时间效力为前提。比如刑法上对死刑犯的追诉时效为20年，如果该刑法只生效5年，对5年前的行为不能适用20年进行追诉。而最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第六条，是对修改后商标法溯及力的规定，即对修改决定生效时注册已满一年的商标没有溯及力。
（二）关于商评委裁定作出的程序合法性问题
商标评审规则规定第三人对申请及申请后的补充证据材料应当自其提交申请书之日起3个月内提交。而本案中，太阳神公司的申请书是2003年6月提交的，其中并未要求补充提交任何证据材料，却在其后的2004年4月份和6月份两次提交了大量证据。特别是太阳神公司的申请书中没有明确提出引证商标是驰名商标的情况下，却在长达一年之后突然增加新的事实和证据，以第323481号“太阳神/apollo及图”商标是驰名商标为由，请求撤销争议商标，这些逾期的证据和申请是不应得到支持的。
而法院判决在认定太阳神公司逾期提交证据后，却以“未在申请书声明或者期满未提交的，视为放弃补充有关证据材料。但是，该规定是商标评审委员会对延期提交举证行为的一种规范”为由，认为商标评审委员会接受超过期限提交的证据之行为不具有违法性。该理由明显违反了商标评审规则第二十三条的规定同样也是商标法实施条例第三十二条的规定。
（三）关于恶意注册问题

1、商标法上的恶意应当有两个前提必要条件，一是明知，一是内容上具有违法性。应知不构成恶意的主观状态，而主观上的内容本身是合法的，就谈不上恶意。从本案情况看，商标注册人既没无明知的状态，其行为在当时也完全合法。

判断一个商标是否为恶意注册，应当以注册时的法律和社会背景为判断依据。1991年还是一个从计划经济向市场经济过渡的时代，在当时的经济环境下，多个企业在不同类别的商品上使用相同的固有词汇作为商标的情况很多，如长城、熊猫、天坛等。这种使用，一方面被社会公众视为理所当然，另一方面，也被商标管理机关承认为合法。因此，对本案当事人在当时的法律环境、是非标准和历史条件下注册商标的心理状态，不宜用现在的标准认定其存在恶意。比如当时不存在法人犯罪问题，我们不能适

用现在法人犯罪的条款对追诉当时的法人行为。
2、商标法上的恶意注册必须具有欺骗的事实，不能仅仅根据引证商标的知名度进行主观推定
首先，从商标法的规定来看，恶意注册要有具体的欺骗事实，不能进行主观推定。商标法第四十一条第二款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”从该条的规定可以看出，这里的“恶意注册”应该是用直接的、具体的事实证明的“明知”，它不是根据驰名商标的知名度推定出来的“应知”。如果“恶意注册”是根据驰名商标的知名度推定出来的“应知”，那么因驰名商标都有很高的知名度，都可以推定他人在不相同、不相类似的商品或服务上注册与其近似的商标为“恶意注册”，《商标法》第四十一条第二款也就不会有非恶意注册的适用五年保护期限，恶意注册的不受5年时间的限制的区分了。
其次，从知识产权法权威的论述来看，恶意注册也要有欺骗的事实，不能进行主观推定。著名知识产权学者郑成思教授就认为：“如果它的注册不是以欺骗手段获得的，也不是用于欺骗的目的，那么驰名商标所有人只有在其注册后5年内对它的注册提出争议，才可以予以撤销；如果争议是在其取得注册5年之后提出的，则不能再撤销了。如果该商标属于非善意注册，即采取了欺骗手段，或使用于欺骗目的，那就不论驰名商标所有人何时提出争议，都将予以撤销。”这同样说明恶意注册要有欺骗的事实。仅仅根据引证商标的知名度就推定为是恶意注册，无疑是对商标法第四十一条第二款的曲解。
再次，从字型上看，争议商标并不是对引证商标的复制、摹仿

从两商标使用的字体看，根本不存在复制、模仿问题。引证商标使用的汉字字体是普通字体，只是其中的“阳”字中使用了“⊙”，法院判决也正是通过此点推论两商标字体极为相近。但是“⊙”图形，早在甲骨文时代为是日的写法，1978年中国出口商品包装总公司广东省分公司印制的商标标志图案中也将旦中的日字装饰化为“⊙”。因此，争议商标使用的标识为通用汇，其字体为中国古代已存的字体，根本不存在复制、模仿引证商标的问题。
商评委的终局裁定同样

认定两商标整体上不近似，国家工商行政管理总局商标评审委员会《第615775号“太阳神”商标撤销注册不当申请终局裁定书》（商评字[2001]第1962号）（见书证16）认定：“经评审：被申请商标‘太阳神’文字本身是古希腊神话中的一个神的名字，早在申请人使用其作为商标使用之前便已有多家企业将之注册为商标使用，因此，‘太阳神’作为商标其本身并非申请人所独创使用。而且申请人的商标由图形、英文‘APOLLO’及中文‘太阳神’由上到下排列组成，而被申请商标则仅及中文‘太阳神’构成，两商标在整体上有一定区别。”因此，争议商标不是对引证商标的复制、摹仿。争议商标核定使用的商品是化妆品，而引证商标核定使用的商品是保健饮料。两者核定使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面，都没有任何特定联系，在客观上不会欺骗、误导消费者。这也进一步证明争议商标不是恶意注册的。
法院判决认定争议商标的未使用和恶意转让与恶意注册无关，但并未认定其他争议商标恶意注册的证据。在这种情况下，法院判决仅凭两商标的近似程度和引证商标的知名度进行主观推定，不符合商标法判定恶意注册的基本原理。






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